Il titolo del presente articolo, dedicato ai professionisti (quale è la nostra newsletter dedicata agli Uffici Stranieri), è: “L’EPO sta diventando sempre più restrittivo circa l’aggiunta di subject-matter”… tradotto in parole povere, per i nostri Clienti, significa una spiacevole macchinosità e ridondanza di termini, di avverbi di paragrafi nei testi brevettuali.

Infatti, molte sentenze recenti del EPO broad of appeal (ad esempio: T 2242/ 13) mostrano che l’European Patent Office sta diventando sempre più restrittivo circa l’aggiunta di subject-matter durante la procedura d’esame (Art. 123(2) EPC).

È quindi sempre più difficile estrarre caratteristiche dalla descrizione per aggiungerle alle rivendicazioni nel corso dell’esame di merito.

Per esempio, non è possibile generalizzare un concetto o una caratteristica che è espressa in un esempio di realizzazione della descrizione, neppure se la generalizzazione è ovvia al tecnico del ramo, si tratterebbe di una cosiddetta “intermediate generalization”. Non è neppure possibile connettere caratteristiche prese da differenti esempi di realizzazione, od ancora non è possibile, se in una frase sono descritte insieme caratteristiche diverse, prendere una sola della caratteristiche per aggiungerla nelle rivendicazioni.

Per evitare obiezioni basate sull’Art. 123(2) EPC, e quindi obiezioni di aggiunta di subject-matter, suggeriamo di:

  • esprimere sempre qualsiasi caratteristica specifica prima in maniera generica e solo in una successiva frase specificare i dettagli tecnici della caratteristica specifica,
  • mai esprimere due o più caratteristiche nella stessa frase, ogni caratteristica deve essere introdotta in una frase separata,
  • cercare sempre di connettere diversi esempi di realizzazione tra di loro, specificando e dettagliando quali caratteristiche di un esempio possono essere usate negli altri. (Ho corretto perché non basta dire “genericamente” che le caratteristiche degli esempi sono tra loro implementabili”. La correzione ammetto non è il massimo).

Ne fa le spese la comprensibilità del testo brevettuale, che non sembra proprio tra le priorità dell’EPO stessa. Alla classica domanda ironica dei nostri Clienti “ma scrivete in brevettese?” non possiamo che rispondere: “magari potessimo scrivere in una lingua corrente (italiano o inglese che sia)!”.