Brexit e Marchi e Design dell’Unione Europea

Mancano meno di due settimane, e ancora non sappiamo con certezza se il Regno Unito il 31 ottobre uscirà dall’Unione Europea, a seguito dell’esito del referendum tenuto il 23 giugno 2016.

Ci sarà una nuova proroga? Si porterà a compimento la Brexit? Hard Brexit o con accordo?

Quello che è certo, è che nel secondo caso i marchi e i design dell’Unione Europea non saranno più validi nel Regno Unito.

Tuttavia, secondo quanto ci dicono corrispondenti locali, l’ufficio brevetti e marchi britannico (UK IPO) provvederà automaticamente a ‘clonare’ tutti i marchi e i design registrati dell’Unione Europea, creando dei marchi e design validi per il Regno Unito, mantenendo però tutti i dettagli dei marchi originari EUIPO.

Diverso approccio verrà attuato per i marchi e design dell’Unione Europea già depositati ma non ancora registrati (quindi in fase ‘pending’): per questi sarà necessario avviare una procedura di applicazione per convertire la frazione britannica del marchio (o del design) in una applicazione UK, mantenendo anche in questo caso i dati originari.

Inizierà quindi un periodo di transizione della durata di nove mesi, durante i quali raccomandiamo di far seguire la pratica al vostro consulente in proprietà industriale (ad esempio la Lunati & Mazzoni ?, ai nostri clienti invieremo appositi avvisi in caso di Brexit), in modo da controllare il corretto svolgimento della procedura, in particolare per quanto riguarda le domande ‘pending’.

Tali procedure dovrebbero essere adottate anche in caso di ‘Hard Brexit’, vale a dire Brexit senza accordi con l’Unione Europea.

Manteniamo monitorata la situazione e promettiamo aggiornamenti.

Brasile e Malesia nel Marchio Internazionale

Dopo l’ingresso del Canada nel Marchio Internazionale, anche Brasile (dal 2 ottobre 2019) e Malesia (dal 27 Dicembre 2019) sono entrate a far parte del Sistema di Madrid per il marchio Internazionale.

Entrambe la nazioni hanno deciso un tempo limite di 18 mesi per notificare eventuali rifiuti. Il Sistema di Madrid sta quindi colmando anche l’importante lacuna della quasi totale assenza del Sud America.

EPO is becoming stricter and stricter about added subject-matter

Many recent sentences of the EPO broad of appeal (i.e.: T 2242/ 13) show that the European Patent Office is becoming stricter and stricter about added subject-matter (Art. 123(2) EPC). Therefore, it is always more difficult to extract features from the description to add them to the claims during the substantial examination.
For example it is not possible to generalize a concept or a feature which is expressed in an embodiment of the description, even if the generalization is obvious to the skilled man, it is a so called intermediate generalization. It is also not possible to connect features taken from different embodiments of the description.
To avoid objection based on Art. 123(2) EPC we always suggest to:
• always express any specific feature before in a general way, and then specify the preferred embodiment,
• never express two or more future in the same sentence: each feature a separate sentence,
• always try to connect different embodiments each other, specifying that the specific features of a specific embodiment may be used in the other embodiments.

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EUIPO removes the requirement of graphic representability of trademarks

The European Union Intellectual Property Office abolished, since October 1, 2017, the requirement of graphic representability of the Trademarks. Before that date, in fact, a trademark, to be valid, had to be graphically representable. This requirement gave several problems to trademarks such as sound trademark, movement trademark, olfactory trademark and others. Famous cases (not all before EUIPO) are the trademark of Metro-Goldwyn- Mayer consisting of a “lion’s roar” (the famous roar at the beginning of the movies) refused because it was not sufficiently described: according to the examiner there where different lion roars and it was not clear which roar was protected. Now thanks to new formats and reproduction options is much easier to obtain protection
for sound marks, three-dimensional and multimedia. Indeed, in addition to jpg files previously supported, it is now possible to use 3D objects formats (OBJ, STL, X3D) video formats (MP4) and audio formats (MP3). The EUIPO provides the table below.

Strengthen cooperation between LM and Chinese patent offices

Lunati & Mazzoni has just strengthen the cooperation with Chinese patent offices.

A close cooperation with Chinese patent offices is now essential if you want to provide a good service for Italian and European Companies.

Che cos’è una FTO (Freedom to Operate)?

Ho appena terminato una cosiddetta Freedom to Operate (FTO)… 1243 pagine condensate in cinque volumi che completano il lavoro.

Come dice il nome stesso, la FTO è un’analisi, spesso corredata da ricerca, che consente di verificare se un dispositivo può essere immesso su specifici mercati o se esistono dei rischi di tutele brevettuali di terzi in corso.

La FTO è ancora poco nota in Italia. Nel nostro paese non è mediamente ancora chiaro, agli imprenditori, che un brevetto non serve a consentirci di realizzare qualcosa ma a vietare a terzi di realizzare o commercializzare qualcosa.

Esistono anche brevetti validi ma dominati, ossia brevetti che descrivono un dispositivo che interferisce con un brevetto preesistente. Immaginiamo, per esempio che l’azienda Beta realizzi un telaio dalle forme innovative realizzato obbligatoriamente in una particolare lega leggera. Supponiamo che la particolare lega leggera sia stata realizzata brevettata pochi anni prima dall’azienda Alfa.

L’azienda Beta avrà un valido brevetto, visto che la forma del telaio è innovativa, ma senza il consenso dell’Azienda Beta.