La decisione della Corte di giustizia Europea del 29 gennaio 2020, nella causa C 371/18, Sky e altri, è stata accolta con favore dall’EUIPO.

Tale decisione, tre le altre cose ha chiarito se un marchio Europeo possa essere dichiarato non valido per motivi di malafede, totalmente o in parte, se il richiedente non avesse alcuna intenzione di utilizzare il marchio in relazione ai prodotti e servizi specificati.

La Corte ha confermato che la domanda di marchio senza alcuna intenzione di utilizzarlo in relazione ai prodotti e servizi richiesti potrebbe costituire una malafede se una serie di condizioni è soddisfatta. A questo proposito, la Corte ha osservato che il richiedente il marchio non è tenuto ad indicare o addirittura a conoscere con precisione, alla data di deposito del suo marchio, l’uso che ne farà e che quindi la malafede non può essere presunta la base della semplice constatazione che, al momento della presentazione della domanda, il richiedente non aveva attività economica corrispondente ai prodotti e servizi menzionati in tale domanda. Può costituire una malafede, laddove risulta da indicazioni pertinenti e coerenti che il titolare di un marchio ha depositato con l’intenzione di minare gli interessi di terzi, o con l’intenzione di ottenere, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli che rientrano nelle funzioni di un marchio, in particolare la funzione essenziale di indicare l’origine.

Inoltre, tale malafede, può riguardare solo alcuni prodotti e servizi designati dal marchio.

In conclusione, l’EUIPO invita i richiedenti a considerare attentamente le loro esigenze commerciali prima di richiedere elenchi di prodotti e servizi eccessivamente lunghi. In particolare, ai richiedenti viene sconsigliato di includere nella domanda prodotti e servizi esclusivamente allo scopo di estendere l’ambito del loro diritto esclusivo o per scopi diversi da quelli che rientrano nelle funzioni di un marchio. I richiedenti che non rispettano questo principio possono affrontare azioni di nullità per motivi di malafede e subire l’invalidazione totale o parziale della loro registrazione, nonché sostenere le spese del procedimento.