Ho recentemente esaminato la sentenza del Tribunale di Milano nel procedimento ex art. 669 terdecies c.p.c. N. 45209/2017 R.G. partendo dal pregiudizio che negasse totalmente la “file history estoppel”. Pregiudizio che ho felicemente scoperto non veritiero.

Per ricapitolare la “file history estoppel”, per i brevettari, è quel principio secondo il quale le ragioni addotte nel corso dell’esame brevettuale, per indicare la validità del brevetto sono fortemente considerate nel corso di una successiva causa di contraffazione.

Ad esempio, ipotizziamo che io abbia ottenuto un brevetto su un mouse ottico, rivendicando che il mouse ottico funziona con luce con lunghezza d’onda compresa tra i 380 nm ed i 250 nm e argomentando, per ottenere la concessione, che diversi test hanno mostrato che a 400 nm e a 200 nm il mouse non funziona così bene. Ipotizziamo anche che, in seguito alla concessione del brevetto, un concorrente commercializzi un mouse ottico che utilizza luce con lunghezza d’onda prossima a 200 nm. In tal caso, in una ipotetica lite, non avrei possibilità di successo in paesi che fanno forte riferimento alla file history estoppel quali gli Stati Uniti. Infatti, secondo la file history estoppel io ho precisamente dichiarato, in circostanze passate che sono sempre da tenere in considerazione, che una frequenza di 200 nm non ha a che vedere con la mia invenzione. Al contrario nei paesi dove il file history estoppel non deve essere tenuto in considerazione, quali la Germania, avrò possibilità di successo.

Sono sempre stato un fan della file history estoppel, che, a mio parere, consente di ridurre quel divario che non dovrebbe esistere: il divario tra mondo brevettuale e la realtà industriale. In particolare, seguendo la file history estoppel è possibile evitare il meccanismo del Gatto d’Angora, e consentire invece espansioni per equivalenti, anche sostanziose, delle rivendicazioni, laddove le caratteristiche non sono così importanti.

Nella sentenza citata era in discussione la contraffazione per equivalenti di un embodiment dell’invenzione che era stato esplicitamente escluso dalla rivendicazione indipendente in esame, nel corso dell’esame brevettuale presso l’EPO.

La sentenza citata inizia con una osservazione generica, a pagina 9:

Il ruolo della file history in tale contesto – ove essa non è in alcun modo formalmente ricompresa tra le fonti di conoscenza del giudice e che dunque non necessariamente deve essere conosciuta ed esaminata dal terzo e dall’esperto del ramo – non può che risultare del tutto secondario ed ancillare, suscettibile al più di fornire elementi meramente indiziari circa la volontà del titolare del brevetto di escludere o meno dalla protezione di esso determinate soluzioni, esclusione che tuttavia dovrebbe trovare primaria ed effettiva espressione nel testo brevettuale, …

Tale osservazioni mi ha preoccupato e mi è sembrato un netto importante e generico allontanamento dal principio della file history estoppel.

La sentenza tuttavia chiarisce meglio nelle pagine successive:

L’ausilio sul piano interpretativo che l’esame della file history del brevetto può fornire al giudice appare peraltro sostanzialmente delimitato al profilo della novità e/o dell’altezza inventiva e cioè in particolare alle obiezioni al testo originario formulate dall’esaminatore EPO in relazione alla prior art pertinente all’oggetto del trovato. In effetti esclusivamente sotto tale profilo sembra possibile che il percorso modificativo svolto in sede di esame della domanda di brevetto possa influire nei limiti indicati sulla valutazione propria del giudice rispetto all’effettiva estensione della protezione brevettuale – e dunque rispetto alla possibilità o meno di estendere detta portata agli equivalenti – non sottovalutando anche il fatto che tale percorso potrebbe anche ritenersi in qualche modo viziato da rilievi di carenza di novità/altezza inventiva non fondati o comunque discutibili che potrebbero aver in qualche modo impropriamente indotto il titolare della domanda di brevetto a modificarne il testo.

Il Tribunale recupera quindi in gran parte il ruolo della file history estoppel ma esclusivamente per valutare la novità e l’altezza inventiva… tale scelta appare molto saggia in virtù di quanto viene dopo.

Infatti il Tribunale fa presente che nel caso in esame la limitazione indicata dalla controparte è dovuta a un caso di added subject matter, un famigerato 123.2 EPC, e quindi chiarisce (pag. 12):

Deve convenirsi che in tal caso – a differenza delle limitazioni conseguenti ad obiezioni fondate sulla prior art – la limitazione eseguita per ovviare alla contestazione di added matter non può esercitare effettiva influenza rispetto al tema dell’applicazione della teoria degli equivalenti, posto che tale contestazione si incentra su profili formali attinenti alla formulazione letterale del testo delle rivendicazioni oggetto di modifiche rispetto alla forma originaria della domanda di brevetto. Le valutazioni invece proprie della equivalenza di soluzioni si sviluppano su elementi che non sono né descritti né rivendicati dal brevetto e si pongono pertanto su di un piano del tutto disomogeneo rispetto alla questione relativa alla permanenza della limitazione nell’ambito del contenuto della domanda originaria. Le valutazioni pertinenti alla questione dell’added matter si sviluppano infatti esclusivamente sul piano della formulazione letterale delle rivendicazioni e quindi non potrebbero ammettere soluzioni equivalenti eventualmente inserite nella limitazione ma non comprese nella descrizione o nelle rivendicazioni originarie. Ogni valutazione in ordine all’effettiva estensione della protezione del brevetto anche in relazione ai possibili equivalenti non può essere oggetto del vaglio preventivo dell’esaminatore ma attiene alle prerogative del giudice in relazione al titolo come concesso. Ritiene pertanto il Tribunale nel caso di specie di escludere che la modifica apportata dal depositante e recepita nel testo concesso possa essere in sé considerata come limitativa di ogni possibilità di interpretare la portata della tutela derivante dal brevetto rispetto a composti equivalenti al pemetrexed disodio.

Certo! Chiaro e lampante! La stessa presenza di un 123.2 EPC (Added subject matter) è invece un forte indicatore del fatto che una soluzione tecnica voleva essere tutelata dal titolare e non è stato possibile per ragioni molto spesso secondarie rispetto all’invenzione.

Per illustrare ai non addetti ai lavori il 123.2 EPC, quest’ultimo è quell’articolo che ci dice che, nelle rivendicazioni del brevetto, posso aggiungere esclusivamente quanto avevo scritto nel testo del brevetto. Tale principio è diventato talmente restrittivo che, sempre per far riferimento all’esempio del brevetto sul mouse precedente, se ho scritto in una stessa frase che il mouse comprende LED ed emette luce delle lunghezze d’onda indicate, non posso poi citare una sola delle due caratteristiche nelle rivendicazioni (non posso dire che la luce è emessa da un’altra cosa che non sia LED).

Sono quindi soddisfatto che la file history estoppel possa non essere considerata nel presente caso e che la contraffazione per equivalenti possa mitigare la tirannia dell’art. 123.2 dell’EPC.

Al contrario, per non creare mostri brevettuali, è bene che la file history estoppel sia considerata nel valutare esclusioni avvenute per mancanza di novità e di altezza inventiva.

Il Congresso nazionale Popolare Cinese sta studiando la creazione di un Tribunale per la Proprietà Intellettuale che costituirebbe un’unica corte d’appello nazionale Cinese.
Il nuovo Tribunale sarà probabilmente una sezione all’interno della Supreme People’s Court.
La bozza di proposta prevede che il Tribunale si occuperà di ricorsi sia circa la contraffazione che la validità dei titoli. Ricordiamo infatti che in Cina la discussione della validità e della contraffazione sono realizzate davanti a commissioni differenti.
Il nuovo Tribunale si occuperebbe di ricorsi riguardo:

• decisioni civili di prima istanza rese da tribunali IP e vari per contraffazione di: brevetti di invenzione e modelli di utilità, nuove varietà vegetali, topografie di prodotti a semiconduttore, segreti commerciali, software e antitrust.
• decisioni del tribunale IP di Pechino circa la validità di brevetti di invenzione e modello utilità, nuove varietà vegetali, topografie di prodotti a semiconduttore, segreti commerciali, software e antitrust, compresi i ricorsi contro il Patent Re-examination Board (PRB) e le decisioni degli uffici brevetti.

Il Tribunale di appello avrà quindi la necessaria elevata specializzazione per trattare le complesse cause brevettuali, migliorerà l’efficienza e la qualità dei casi e migliorerà la tutela giudiziaria dell’IP. A quanto pare non tratterà invece i marchi. Non si verificano quindi le speranze, di noi occidentali, di vedere meglio riconosciuto l’Art. 6bis della convenzione di Parigi.
Le modifiche al processo di ricorso mirano a migliorare l’ambiente legale per l’innovazione tecnologica, a fornire una protezione IP uguale per le imprese nazionali e internazionali ed a formare un ambiente commerciale conveniente e internazionale.

Sembra una decisione che va decisamente nella stessa direzione che l’Unione Europea sta intraprendendo da diversi anni, con la creazione della Unified Patent Court.
Le nazioni si stanno infatti accorgendo che per discutere questioni complesse, quali le tematiche brevettuali, è necessaria un elevatissima specializzazione.

Speriamo quindi che tali iniziative vedano la luce, esse infatti darebbero più certezza legale alle imprese e ai loro consulenti.

Dopo Nike®, Apple®

e tante altre multinazionali anche Amazon® sta seguendo il nuovo trend: utilizzare marchi esclusivamente grafici, ossia marchi privi di qualsiasi lettera, parola o numero.

Nelle confezioni e sui camion Amazon®, ad esempio, si vede, in maniera preponderante, esclusivamente la “freccina-sorriso” di Amazon®, che è presente, ad esempio sul sito web, al di sotto della dicitura Amazon® stessa.

I marchi esclusivamente figurativi hanno diversi vantaggi, in primis un immediato riconoscimento, un non necessità di traduzione.

Dal punto di vista della registrazione, inoltre, questi marchi sono ideali: impossibilità di somiglianza semantica o fonetica, distintività certa, impossibilità di essere descrittivi, possibilità di protezione per qualsiasi classa merceologica anche tramite deposito di design.

Tuttavia, personalmente, storco un po’il naso di fronte a tali marchi… insomma il nostro cervello classifica tutto per parole, mi toglie sicurezza non avere parole o lettere.

Se devo raccontare a un amico dell’azienda che vende cose on-line che ha un logo che è una via di mezzo tra un sorriso e una freccia… siamo sicuri che mi capisca?

Se devo cercare on line una maglietta tecnica che ha un logo con una specie di falce… come faccio?

Ma vogliamo compararlo con la bellezza di un logo Coca-Cola®! Chiaro, riconoscibile a distanza, rassicurante!

Se proprio è necessario un simbolo opterei per una via di mezzo: un bel marchio costituito da un monogramma tipo Luis Vuitton®, McDonald’s®, Volkswagen® penso farebbe contento sia il sottoscritto che i pubblicitari!

Come tutti i patent attorney, sono molto sensibile al tema della brevettabilità delle CII (Computer Implemented Inventions), altrimenti detta, per non professionisti “brevettabilità del software” o più recentemente “brevettabilità delle app”. È un tema in continua evoluzione (vedesi G 3/08 EPO) per il quale è necessaria una particolare sensibilità e che mi suscita sempre il timore che ci sia sfuggito qualcosa… (timore per fortuna finora infondato).

I social network, app, cloud e nomi che si moltiplicano cooperano nel creare da parte dei nostri clienti domande complesse alle quali è d’obbligo rispondere correttamente, non solo circa il verdetto finale (è/non è brevettabile), ma anche circa le corrette motivazioni e ragionamenti.

Conseguentemente, venerdì 26 ottobre non mi sono fatto sfuggire l’interessantissimo convegno a Parma “Social networks, proprietà intellettuale e concorrenza”.

Il convegno trattava in gran parte di tematiche quali la privacy, il rapporto tra l’utente e il social network, le fake news, il mercato musicale la PI e la tecnologia… Tutte tematiche che, pur non essendo direttamente parte del mio core, sono per me, professionalmente, interessantissime.

Infatti, come posso consigliare correttamente i nostri clienti se non conosco anche il “terreno circostante” a quello del mio operato?

Così come penso che Cristiano Ronaldo sappia tutto non solo di come gestire il pallone e lo scontro con l’avversario, ma anche di diete, mental coaching, tecniche mentali per intimidire gli avversari e simili, io devo anche sapere che il mio cliente può anche evitare di brevettare un sistema che comunque sarà soggetto a licenza GNU o che, al contrario, un brevetto su una particolare soluzione tecnica è assolutamente da fare perché includerà praticamente tutte le possibili alternative realizzabili.

Il convegno andava anche nello specifico sulle tematiche brevettuali con interventi quali: “I limiti della tutela brevettuale sulle innovazioni applicate ai Social Media” e “Divulgazione sui Social Media e brevettazione”… Potete immaginare che, viste le premesse, avevo qualche dubbio sull’essermi fatto scappare qualche novità, qualche tendenza…

Invece, ho felicemente scoperto che non c’era nulla di nuovo… solite difficoltà nella brevettazione delle CII (e nelle relative spiegazioni al cliente), solita possibilità di anticipare brevetti con filmati di Youtube, pagine di Webarchive.org… Ma certo, risale al 2008 la prima volta nella quale da CTP ho presentato una prova prelevata da Webarchive.org, prima ancora che l’EPO stesso lo menzionasse nelle sue Guidelines (i legali mi confessarono pochi anni dopo che in quell’occasione, leggendo la CTP, la loro mandibola toccò il tavolo  ).

Nulla di nuovo e quindi nessuna nuova conoscenza acquisita?

Assolutamente no! Convegno massimamente proficuo!

Dopo il convegno so per certo che circa la brevettabilità e i Social Media le nostre conoscenze sono allo stato dell’arte.

Dopo il convegno posso rispondere con sicurezza che posso trattare qualsiasi argomento circa la brevettabilità e i Social Media.

Parafrasando Edison, non ho fallito nell’aggiornarmi ma ho scoperto cosa non necessitava di essere aggiornato.

E voi cosa ne pensate? Vi confrontate con i colleghi/concorrenti circa gli aggiornamenti professionali?