Ho appena terminato una cosiddetta Freedom to Operate (FTO)… 1243 pagine condensate in cinque volumi che completano il lavoro.

Come dice il nome stesso, la FTO è un’analisi, spesso corredata da ricerca, che consente di verificare se un dispositivo può essere immesso su specifici mercati o se esistono dei rischi di tutele brevettuali di terzi in corso.

La FTO è ancora poco nota in Italia. Nel nostro paese non è mediamente ancora chiaro, agli imprenditori, che un brevetto non serve a consentirci di realizzare qualcosa ma a vietare a terzi di realizzare o commercializzare qualcosa.

Esistono anche brevetti validi ma dominati, ossia brevetti che descrivono un dispositivo che interferisce con un brevetto preesistente. Immaginiamo, per esempio che l’azienda Beta realizzi un telaio dalle forme innovative realizzato obbligatoriamente in una particolare lega leggera. Supponiamo che la particolare lega leggera sia stata realizzata brevettata pochi anni prima dall’azienda Alfa.

L’azienda Beta avrà un valido brevetto, visto che la forma del telaio è innovativa, ma senza il consenso dell’Azienda Beta.

Leggo i nuovi obiettivi proposti dall’EPO, circa le tempistiche di concessione dei brevetti Europei, nell’apposito report e scrivo a ruota libera, un po’guidato dalla vacanza che si avvicina…

L’EPO si propone di realizzare la ricerca mediamente in meno di 6 mesi, e questo obiettivo è già raggiunto e superato

L’EPO si propone di terminare l’opposizione in meno di 15 mesi… e non è lontana dall’obiettivo.

L’EPO si propone, infine, di realizzare l’esame in meno di 12 mesi (dal pagamento della tassa d’esame immagino)… qui vorrei mettere l’emoticon della faccina dell’Urlo di Munch! Tale obiettivo è molto distante (siamo a 22.3 mesi).

Io più che accorciare i tempi d’esame tenderei ad uniformarli. Noto che alcune domande sono esaminate rapidamente, altre molto più lentamente.

Noto che la “PACE procedure”, un tempo efficace, ora non sembra avere più alcun effetto… perché non mettere una tassa di “Accelerated Examination” e esaminare più velocemente davvero alcune domande. Sento che l’EPO incentiva sempre gli attorney a proporre riferimenti alla pior art, c’era addirittura la proposta di rendere obbligatoria una ricerca di anteriorità per i mandatari. Perché non proporre un premio: chi trova la prior art corretta e la inserisce nel testo ha uno sconto sulla tassa di ricerca del 50%.

Si conclude con un accordo la lite Qualcomm-Apple, un accordo che la stessa Apple definisce:

“… include un pagamento da Apple a Qualcomm. Le società hanno inoltre raggiunto un accordo di licenza di sei anni, in vigore dall’1 aprile 2019, tra cui un’opzione di estensione di due anni e un accordo di fornitura di chipset (NdR: Da Qualcomm a Apple) pluriennale. …” (https://www.apple.com/newsroom/2019/04/qualcomm-and-apple-agree-to-drop-all-litigation/)…

per chiunque abbia seguito la lite, e considerando che:

• le parole provengono dal sito web della stessa Apple,
• la parte più importante della battaglia si è svolta negli Stati Uniti,
• il peso politico di Apple.

si tratta di un’incredibile vittoria di Qualcomm. Forbes conclude: “…a huge win for the U.S. patent system…” e “..Qualcomm’s business model remains intact and a viable going forward.” (https://www.forbes.com/sites/tiriasresearch/2019/04/17/the-apple-qualcomm-deal-reaffirms-the-value-of-ip-and-technology-leadership/)

Ricordiamo che Qualcomm è sostanzialmente un produttore di tecnologia e vive, in gran parte, di licenze brevettuali. È quindi questo il business model che ha riportato un’incredibile vittoria.

Cari produttori di tecnologia, tenete duro! La battaglia è dura ma può portare a risultati grandiosi!

L’esaurimento (per fortuna non di tipo nervoso) è un meccanismo in base al quale posso rivendicare la mia tutela di un diritto di IP (quale un brevetto) una sola volta all’interno di certi limiti e confini.

Cita infatti l’art. 6.1 CPI: “Le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo.”.

Ad esempio, l’azienda Alfa possiede un brevetto su uno speciale acciaio. Alfa vende all’azienda Beta, un produttore di profilati, delle billette nell’acciaio speciale brevettato. Beta ricava dei profilati in acciaio e li vende a Gamma. Gamma a sua volta realizza degli infissi con i profilati.

A questo punto Alfa non può rivendicare l’esclusiva brevettuale nei confronti di Gamma, perché il suo diritto di esclusiva si è esaurito nel momento in cui ha venduto l’acciaio speciale a Beta.

Analizzato cosa sia l’esaurimento, cambiamo totalmente argomento spostandoci sui “gruppi di brevetti”.

Infatti, da alcuni anni, è molto comune realizzare più brevetti nello stesso territorio su una stessa soluzione tecnica, li chiamerei appunto “gruppi di brevetti”, visto che non sono a mio parere vere e proprie famiglie brevettuali. La pluralità di brevetti è sempre consigliabile: le rivendicazioni cambiano da brevetto a brevetto e consentono una tutela più completa e molto difficile da superare in contradditorio.

Recentemente, mi è capitato di vedere quest’ultima tendenza portata all’esasperazione: una materia prima, un polimero, risultava protetto da un gruppo ci circa seicento brevetti, dei quali più di trenta brevetti Europei. Tutti brevetti con la stessa data di deposito.

Non era protetta solo la materia prima, ma anche i semilavorati prodotti con la materia prima e i prodotti finiti ottenuti con i semilavorati.

A questo potrebbe sorgere la domanda: quale sia l’utilità di proteggere anche i semilavorati e i prodotti finiti, se comunque è protetta la materia prima. Essi infatti potevano essere presenti in rivendicazioni secondarie dei brevetti principali.

Oltre a notare un’innegabile bulimia brevettuale da parte della titolare, ho dedotto un aggiramento dell’esaurimento. Infatti, gli acquirenti e utilizzatori delle materie prime protette, potranno utilizzare queste ultime sostanzialmente esclusivamente con il consenso e secondo gli usi autorizzati dalla titolare dei brevetti. Il gruppo dei brevetti ha sostanzialmente aggirato l’esaurimento e la creatrice della materia prima può mantenere costantemente il controllo su questa e su tutta la filiera! Infatti vendendo la materia prima, la titolare, esaurisce i diritti del brevetto sulla materia prima ma non i diritti dei brevetti sui semilavorati e sui prodotti finiti.

Ho recentemente esaminato la sentenza del Tribunale di Milano nel procedimento ex art. 669 terdecies c.p.c. N. 45209/2017 R.G. partendo dal pregiudizio che negasse totalmente la “file history estoppel”. Pregiudizio che ho felicemente scoperto non veritiero.

Per ricapitolare la “file history estoppel”, per i brevettari, è quel principio secondo il quale le ragioni addotte nel corso dell’esame brevettuale, per indicare la validità del brevetto sono fortemente considerate nel corso di una successiva causa di contraffazione.

Ad esempio, ipotizziamo che io abbia ottenuto un brevetto su un mouse ottico, rivendicando che il mouse ottico funziona con luce con lunghezza d’onda compresa tra i 380 nm ed i 250 nm e argomentando, per ottenere la concessione, che diversi test hanno mostrato che a 400 nm e a 200 nm il mouse non funziona così bene. Ipotizziamo anche che, in seguito alla concessione del brevetto, un concorrente commercializzi un mouse ottico che utilizza luce con lunghezza d’onda prossima a 200 nm. In tal caso, in una ipotetica lite, non avrei possibilità di successo in paesi che fanno forte riferimento alla file history estoppel quali gli Stati Uniti. Infatti, secondo la file history estoppel io ho precisamente dichiarato, in circostanze passate che sono sempre da tenere in considerazione, che una frequenza di 200 nm non ha a che vedere con la mia invenzione. Al contrario nei paesi dove il file history estoppel non deve essere tenuto in considerazione, quali la Germania, avrò possibilità di successo.

Sono sempre stato un fan della file history estoppel, che, a mio parere, consente di ridurre quel divario che non dovrebbe esistere: il divario tra mondo brevettuale e la realtà industriale. In particolare, seguendo la file history estoppel è possibile evitare il meccanismo del Gatto d’Angora, e consentire invece espansioni per equivalenti, anche sostanziose, delle rivendicazioni, laddove le caratteristiche non sono così importanti.

Nella sentenza citata era in discussione la contraffazione per equivalenti di un embodiment dell’invenzione che era stato esplicitamente escluso dalla rivendicazione indipendente in esame, nel corso dell’esame brevettuale presso l’EPO.

La sentenza citata inizia con una osservazione generica, a pagina 9:

Il ruolo della file history in tale contesto – ove essa non è in alcun modo formalmente ricompresa tra le fonti di conoscenza del giudice e che dunque non necessariamente deve essere conosciuta ed esaminata dal terzo e dall’esperto del ramo – non può che risultare del tutto secondario ed ancillare, suscettibile al più di fornire elementi meramente indiziari circa la volontà del titolare del brevetto di escludere o meno dalla protezione di esso determinate soluzioni, esclusione che tuttavia dovrebbe trovare primaria ed effettiva espressione nel testo brevettuale, …

Tale osservazioni mi ha preoccupato e mi è sembrato un netto importante e generico allontanamento dal principio della file history estoppel.

La sentenza tuttavia chiarisce meglio nelle pagine successive:

L’ausilio sul piano interpretativo che l’esame della file history del brevetto può fornire al giudice appare peraltro sostanzialmente delimitato al profilo della novità e/o dell’altezza inventiva e cioè in particolare alle obiezioni al testo originario formulate dall’esaminatore EPO in relazione alla prior art pertinente all’oggetto del trovato. In effetti esclusivamente sotto tale profilo sembra possibile che il percorso modificativo svolto in sede di esame della domanda di brevetto possa influire nei limiti indicati sulla valutazione propria del giudice rispetto all’effettiva estensione della protezione brevettuale – e dunque rispetto alla possibilità o meno di estendere detta portata agli equivalenti – non sottovalutando anche il fatto che tale percorso potrebbe anche ritenersi in qualche modo viziato da rilievi di carenza di novità/altezza inventiva non fondati o comunque discutibili che potrebbero aver in qualche modo impropriamente indotto il titolare della domanda di brevetto a modificarne il testo.

Il Tribunale recupera quindi in gran parte il ruolo della file history estoppel ma esclusivamente per valutare la novità e l’altezza inventiva… tale scelta appare molto saggia in virtù di quanto viene dopo.

Infatti il Tribunale fa presente che nel caso in esame la limitazione indicata dalla controparte è dovuta a un caso di added subject matter, un famigerato 123.2 EPC, e quindi chiarisce (pag. 12):

Deve convenirsi che in tal caso – a differenza delle limitazioni conseguenti ad obiezioni fondate sulla prior art – la limitazione eseguita per ovviare alla contestazione di added matter non può esercitare effettiva influenza rispetto al tema dell’applicazione della teoria degli equivalenti, posto che tale contestazione si incentra su profili formali attinenti alla formulazione letterale del testo delle rivendicazioni oggetto di modifiche rispetto alla forma originaria della domanda di brevetto. Le valutazioni invece proprie della equivalenza di soluzioni si sviluppano su elementi che non sono né descritti né rivendicati dal brevetto e si pongono pertanto su di un piano del tutto disomogeneo rispetto alla questione relativa alla permanenza della limitazione nell’ambito del contenuto della domanda originaria. Le valutazioni pertinenti alla questione dell’added matter si sviluppano infatti esclusivamente sul piano della formulazione letterale delle rivendicazioni e quindi non potrebbero ammettere soluzioni equivalenti eventualmente inserite nella limitazione ma non comprese nella descrizione o nelle rivendicazioni originarie. Ogni valutazione in ordine all’effettiva estensione della protezione del brevetto anche in relazione ai possibili equivalenti non può essere oggetto del vaglio preventivo dell’esaminatore ma attiene alle prerogative del giudice in relazione al titolo come concesso. Ritiene pertanto il Tribunale nel caso di specie di escludere che la modifica apportata dal depositante e recepita nel testo concesso possa essere in sé considerata come limitativa di ogni possibilità di interpretare la portata della tutela derivante dal brevetto rispetto a composti equivalenti al pemetrexed disodio.

Certo! Chiaro e lampante! La stessa presenza di un 123.2 EPC (Added subject matter) è invece un forte indicatore del fatto che una soluzione tecnica voleva essere tutelata dal titolare e non è stato possibile per ragioni molto spesso secondarie rispetto all’invenzione.

Per illustrare ai non addetti ai lavori il 123.2 EPC, quest’ultimo è quell’articolo che ci dice che, nelle rivendicazioni del brevetto, posso aggiungere esclusivamente quanto avevo scritto nel testo del brevetto. Tale principio è diventato talmente restrittivo che, sempre per far riferimento all’esempio del brevetto sul mouse precedente, se ho scritto in una stessa frase che il mouse comprende LED ed emette luce delle lunghezze d’onda indicate, non posso poi citare una sola delle due caratteristiche nelle rivendicazioni (non posso dire che la luce è emessa da un’altra cosa che non sia LED).

Sono quindi soddisfatto che la file history estoppel possa non essere considerata nel presente caso e che la contraffazione per equivalenti possa mitigare la tirannia dell’art. 123.2 dell’EPC.

Al contrario, per non creare mostri brevettuali, è bene che la file history estoppel sia considerata nel valutare esclusioni avvenute per mancanza di novità e di altezza inventiva.