Ho appena terminato una cosiddetta Freedom to Operate (FTO)… 1243 pagine condensate in cinque volumi che completano il lavoro.

Come dice il nome stesso, la FTO è un’analisi, spesso corredata da ricerca, che consente di verificare se un dispositivo può essere immesso su specifici mercati o se esistono dei rischi di tutele brevettuali di terzi in corso.

La FTO è ancora poco nota in Italia. Nel nostro paese non è mediamente ancora chiaro, agli imprenditori, che un brevetto non serve a consentirci di realizzare qualcosa ma a vietare a terzi di realizzare o commercializzare qualcosa.

Esistono anche brevetti validi ma dominati, ossia brevetti che descrivono un dispositivo che interferisce con un brevetto preesistente. Immaginiamo, per esempio che l’azienda Beta realizzi un telaio dalle forme innovative realizzato obbligatoriamente in una particolare lega leggera. Supponiamo che la particolare lega leggera sia stata realizzata brevettata pochi anni prima dall’azienda Alfa.

L’azienda Beta avrà un valido brevetto, visto che la forma del telaio è innovativa, ma senza il consenso dell’Azienda Beta.

Nassim Taleb, autore de “Il cigno nero” afferma che in realtà innovazioni apparentemente molto semplici e sotto gli occhi di tutti sono delle vere breakthrough innovation.

Taleb porta ad esempio il trolley, una semplice aggiunta di ruote sotto una valigia, che ha cambiato la sua vita di viaggiatore.

Nel mio piccolo, mi sembra di star assistendo ad una di queste breakthrough innovation banali, che conferma la teoria di Taleb.

Sono un ciclista occasionale, da sempre appassionato alla tecnologia della bicicletta, conosco da anni i problemi connessi al cambio. Il numero di ingranaggi è elevato e comporta un peso elevato, inoltre l’efficienza della trasmissione è ridotta quando la catena non lavora in linea retta.

L’azienda “Ceramicspeed” ha recentemente presentato una nuova trasmissione (vedi illustrazione), che consente di mantenere sempre una efficienza prossima al 98%, un peso ridotto e una incredibile varietà di rapporti! Probabilmente assisteremo nei prossimi anni ad una completa rivoluzione dei cambi di biciclette, inalterati da circa mezzo secolo!

La stessa altro non è che la modernizzazione delle trasmissioni utilizzate all’inizio dello scorso secolo.

Se ora torno al mondo brevettuale e penso al problem-and-solution approach… sono un po’dubbioso… brevetti di simili innovazioni possono facilmente ricadere nei casi di ovvietà in seguito alla combinazione di un documento e le comuni conoscenze generali del tecnico del ramo, od anche alla combinazione di due documenti.

Certo abbiamo la possibilità di sostenere presso l’European Patent Office che si tratta di un bisogno a lungo sentito, che è un indicatore di inventive step… ma gli indicatori sono in genere considerati secondari rispetto alle indicazioni documentali.

Ad esempio, l’illustrazione di una bici con una normale connessione conica e un documento che spieghi che una connessione, analoga a quella qui illustrata, ha un rendimento elevato, seguendo il problem-and-solution approach renderebbe nullo un brevetto della trasmissione.

Forse l’EPO dovrebbe calarsi maggiormente nella realtà industriale e considerare di più le prove storiche e di mercato.

Leggo i nuovi obiettivi proposti dall’EPO, circa le tempistiche di concessione dei brevetti Europei, nell’apposito report e scrivo a ruota libera, un po’guidato dalla vacanza che si avvicina…

L’EPO si propone di realizzare la ricerca mediamente in meno di 6 mesi, e questo obiettivo è già raggiunto e superato

L’EPO si propone di terminare l’opposizione in meno di 15 mesi… e non è lontana dall’obiettivo.

L’EPO si propone, infine, di realizzare l’esame in meno di 12 mesi (dal pagamento della tassa d’esame immagino)… qui vorrei mettere l’emoticon della faccina dell’Urlo di Munch! Tale obiettivo è molto distante (siamo a 22.3 mesi).

Io più che accorciare i tempi d’esame tenderei ad uniformarli. Noto che alcune domande sono esaminate rapidamente, altre molto più lentamente.

Noto che la “PACE procedure”, un tempo efficace, ora non sembra avere più alcun effetto… perché non mettere una tassa di “Accelerated Examination” e esaminare più velocemente davvero alcune domande. Sento che l’EPO incentiva sempre gli attorney a proporre riferimenti alla pior art, c’era addirittura la proposta di rendere obbligatoria una ricerca di anteriorità per i mandatari. Perché non proporre un premio: chi trova la prior art corretta e la inserisce nel testo ha uno sconto sulla tassa di ricerca del 50%.

In Cina è previsto, a breve, un nuovo ciclo di riforme della legge sulla proprietà intellettuale.

La revisione della legge sui marchi è tra le più importanti.

Infatti, negli ultimi anni, insieme all’importante crescita delle richieste di marchio, in Cina è aumentato notevolmente il fenomeno del Trademark Squatting.

In breve il Trademark Squatting accade quando una parte presenta intenzionalmente una domanda di registrazione di un marchio utilizzato da un secondo soggetto, in un paese in cui tale secondo soggetto non detiene una registrazione di marchio.

Tale fenomeno è diventato sempre più evidente ed è chiaramente in contrasto con le leggi marchi internazionali. Inoltre, molti professionisti in Cina ritengono che la procedura di registrazione sia troppo complessa e lunga.

Le questioni di cui sopra hanno reso imminente il quarto emendamento della legge sui marchi. Emendamento che mira a stabilire un quadro di registrazione efficiente, abbreviare il ciclo di registrazione, discutere e migliorare il sistema giudiziario limitando alla base il Trademark Squatting e attività di accaparramento di massa dei marchi e sottolineando il dovere di usare il marchio e promuovere l’uso effettivo e gli attributi essenziali del marchio. Visto che siamo tutti i giorni lottiamo contro il Trademark Squatting in Cina dei marchi dei nostri clienti, non possiamo che sperare che la riforma sia effettiva. Ovviamente il metodo più sicuro, economico ed efficace per evitare il Trademark Squatting in Cina è registrare il proprio marchio in loco. Un costo di circa un migliaio di Euro può portarvi a risparmi milionari.

Si conclude con un accordo la lite Qualcomm-Apple, un accordo che la stessa Apple definisce:

“… include un pagamento da Apple a Qualcomm. Le società hanno inoltre raggiunto un accordo di licenza di sei anni, in vigore dall’1 aprile 2019, tra cui un’opzione di estensione di due anni e un accordo di fornitura di chipset (NdR: Da Qualcomm a Apple) pluriennale. …” (https://www.apple.com/newsroom/2019/04/qualcomm-and-apple-agree-to-drop-all-litigation/)…

per chiunque abbia seguito la lite, e considerando che:

  • le parole provengono dal sito web della stessa Apple,
  • la parte più importante della battaglia si è svolta negli Stati Uniti,
  • il peso politico di Apple.

si tratta di un’incredibile vittoria di Qualcomm. Forbes conclude: “…a huge win for the U.S. patent system…” e “..Qualcomm’s business model remains intact and a viable going forward.” (https://www.forbes.com/sites/tiriasresearch/2019/04/17/the-apple-qualcomm-deal-reaffirms-the-value-of-ip-and-technology-leadership/)

Ricordiamo che Qualcomm è sostanzialmente un produttore di tecnologia e vive, in gran parte, di licenze brevettuali. È quindi questo il business model che ha riportato un’incredibile vittoria.

Cari produttori di tecnologia, tenete duro! La battaglia è dura ma può portare a risultati grandiosi!

Il 17 giugno 2019 il Canada entrerà nei paesi aderenti al Protocollo di Madrid per la registrazione dei marchi Internazionali.

In breve, un marchio internazionale potrà designare anche il Canada.

Depositando il suo strumento di accesso al Protocollo di Madrid le autorità canadesi hanno dichiarato che:

  • periodo di rifiuto sarà prorogato a 18 mesi e i rifiuti basati su un’opposizione potranno essere notificati dopo la scadenza di tale termine (Art. 5.2b-c del protocollo di Madrid);
  • desidera ricevere una tassa individuale quando è designato in una domanda internazionale, in una designazione successiva e in relazione al rinnovo di una registrazione internazionale (Art. 8.7a del protocollo di Madrid). Gli importi di tale tassa saranno comunicati a breve;
  • la registrazione delle licenze nel registro internazionale non avrà alcun effetto in Canada (R. 20 bis (6) (b) dei regolamenti comuni).

Come visibile nella mappa riportata, i paesi aderenti al Marchio Internazionale (colorati in verde) sono ormai tutti i principali con l’eccezione dei paesi di gran parte del Sud America, dell’Arabia e dell’Africa.

https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2019/madrid_2019_45.pdf?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=bb2d817b45-EMAIL_CAMPAIGN_2019_04_05_08_35&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-bb2d817b45-256670529

 

L’esaurimento (per fortuna non di tipo nervoso) è un meccanismo in base al quale posso rivendicare la mia tutela di un diritto di IP (quale un brevetto) una sola volta all’interno di certi limiti e confini.

Cita infatti l’art. 6.1 CPI: “Le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo.”.

Ad esempio, l’azienda Alfa possiede un brevetto su uno speciale acciaio. Alfa vende all’azienda Beta, un produttore di profilati, delle billette nell’acciaio speciale brevettato. Beta ricava dei profilati in acciaio e li vende a Gamma. Gamma a sua volta realizza degli infissi con i profilati.

A questo punto Alfa non può rivendicare l’esclusiva brevettuale nei confronti di Gamma, perché il suo diritto di esclusiva si è esaurito nel momento in cui ha venduto l’acciaio speciale a Beta.

Analizzato cosa sia l’esaurimento, cambiamo totalmente argomento spostandoci sui “gruppi di brevetti”.

Infatti, da alcuni anni, è molto comune realizzare più brevetti nello stesso territorio su una stessa soluzione tecnica, li chiamerei appunto “gruppi di brevetti”, visto che non sono a mio parere vere e proprie famiglie brevettuali. La pluralità di brevetti è sempre consigliabile: le rivendicazioni cambiano da brevetto a brevetto e consentono una tutela più completa e molto difficile da superare in contradditorio.

Recentemente, mi è capitato di vedere quest’ultima tendenza portata all’esasperazione: una materia prima, un polimero, risultava protetto da un gruppo ci circa seicento brevetti, dei quali più di trenta brevetti Europei. Tutti brevetti con la stessa data di deposito.

Non era protetta solo la materia prima, ma anche i semilavorati prodotti con la materia prima e i prodotti finiti ottenuti con i semilavorati.

A questo potrebbe sorgere la domanda: quale sia l’utilità di proteggere anche i semilavorati e i prodotti finiti, se comunque è protetta la materia prima. Essi infatti potevano essere presenti in rivendicazioni secondarie dei brevetti principali.

Oltre a notare un’innegabile bulimia brevettuale da parte della titolare, ho dedotto un aggiramento dell’esaurimento. Infatti, gli acquirenti e utilizzatori delle materie prime protette, potranno utilizzare queste ultime sostanzialmente esclusivamente con il consenso e secondo gli usi autorizzati dalla titolare dei brevetti. Il gruppo dei brevetti ha sostanzialmente aggirato l’esaurimento e la creatrice della materia prima può mantenere costantemente il controllo su questa e su tutta la filiera! Infatti vendendo la materia prima, la titolare, esaurisce i diritti del brevetto sulla materia prima ma non i diritti dei brevetti sui semilavorati e sui prodotti finiti.

La battaglia legale tra Qualcomm e Apple continua. Mentre in Germania sono disponibili, in seguito alle liti, solo alcuni modelli di iPhone, negli USA Qualcomm chiede il divieto di importazione degli iPhone.

La US International Trade Commission (ITC), aveva determinato, a settembre, che gli iPhone Apple con modem Intel sono in contraffazione un brevetto di Qualcomm.

Qualcomm ha quindi chiesto l’inibitoria di vendita degli stessi iPhone, chiedendo, in particolare, di vietare l’importazione (dalle fabbriche in Cina) degli iPhone in USA.

Sembra quindi, dalle informazioni che abbiamo, che Qualcomm non si limiti a chiedere i danni da contraffazione, ma voglia proprio bannare gli iPhone (ovviamente tutto è finalizzato a un compenso economico maggiore). Ricordiamo, a proposito, che nei paesi di common law, a differenza di quanto accade ad esempio in Italia e Germania, l’inibitoria non è automaticamente concessa se richiesta anche se il brevetto è contraffatto.

Nel caso specifico il giudice Statunitense non ha concesso l’inibitoria, in primo grado, e ha stabilito che la stessa inibitoria non sarebbe nell’interesse pubblico.

Secondo lo stesso giudice tale inibitoria avrebbe conferito a Qualcomm un monopolio nel mercato dei modem per smartphone negli Stati Uniti, e il mantenimento di un mercato competitivo era la questione più importante.

Tuttavia Qualcomm si è appellata alla decisione basandosi proprio su dichiarazioni di Apple, che ha sostenuto di aver sviluppato una soluzione software per evitare di incorrere nel brevetto di Qualcomm…. Siamo curiosi di sapere come continuerà il caso….

Ho recentemente esaminato la sentenza del Tribunale di Milano nel procedimento ex art. 669 terdecies c.p.c. N. 45209/2017 R.G. partendo dal pregiudizio che negasse totalmente la “file history estoppel”. Pregiudizio che ho felicemente scoperto non veritiero.

Per ricapitolare la “file history estoppel”, per i brevettari, è quel principio secondo il quale le ragioni addotte nel corso dell’esame brevettuale, per indicare la validità del brevetto sono fortemente considerate nel corso di una successiva causa di contraffazione.

Ad esempio, ipotizziamo che io abbia ottenuto un brevetto su un mouse ottico, rivendicando che il mouse ottico funziona con luce con lunghezza d’onda compresa tra i 380 nm ed i 250 nm e argomentando, per ottenere la concessione, che diversi test hanno mostrato che a 400 nm e a 200 nm il mouse non funziona così bene. Ipotizziamo anche che, in seguito alla concessione del brevetto, un concorrente commercializzi un mouse ottico che utilizza luce con lunghezza d’onda prossima a 200 nm. In tal caso, in una ipotetica lite, non avrei possibilità di successo in paesi che fanno forte riferimento alla file history estoppel quali gli Stati Uniti. Infatti, secondo la file history estoppel io ho precisamente dichiarato, in circostanze passate che sono sempre da tenere in considerazione, che una frequenza di 200 nm non ha a che vedere con la mia invenzione. Al contrario nei paesi dove il file history estoppel non deve essere tenuto in considerazione, quali la Germania, avrò possibilità di successo.

Sono sempre stato un fan della file history estoppel, che, a mio parere, consente di ridurre quel divario che non dovrebbe esistere: il divario tra mondo brevettuale e la realtà industriale. In particolare, seguendo la file history estoppel è possibile evitare il meccanismo del Gatto d’Angora, e consentire invece espansioni per equivalenti, anche sostanziose, delle rivendicazioni, laddove le caratteristiche non sono così importanti.

Nella sentenza citata era in discussione la contraffazione per equivalenti di un embodiment dell’invenzione che era stato esplicitamente escluso dalla rivendicazione indipendente in esame, nel corso dell’esame brevettuale presso l’EPO.

La sentenza citata inizia con una osservazione generica, a pagina 9:

Il ruolo della file history in tale contesto – ove essa non è in alcun modo formalmente ricompresa tra le fonti di conoscenza del giudice e che dunque non necessariamente deve essere conosciuta ed esaminata dal terzo e dall’esperto del ramo – non può che risultare del tutto secondario ed ancillare, suscettibile al più di fornire elementi meramente indiziari circa la volontà del titolare del brevetto di escludere o meno dalla protezione di esso determinate soluzioni, esclusione che tuttavia dovrebbe trovare primaria ed effettiva espressione nel testo brevettuale, …

Tale osservazioni mi ha preoccupato e mi è sembrato un netto importante e generico allontanamento dal principio della file history estoppel.

La sentenza tuttavia chiarisce meglio nelle pagine successive:

L’ausilio sul piano interpretativo che l’esame della file history del brevetto può fornire al giudice appare peraltro sostanzialmente delimitato al profilo della novità e/o dell’altezza inventiva e cioè in particolare alle obiezioni al testo originario formulate dall’esaminatore EPO in relazione alla prior art pertinente all’oggetto del trovato. In effetti esclusivamente sotto tale profilo sembra possibile che il percorso modificativo svolto in sede di esame della domanda di brevetto possa influire nei limiti indicati sulla valutazione propria del giudice rispetto all’effettiva estensione della protezione brevettuale – e dunque rispetto alla possibilità o meno di estendere detta portata agli equivalenti – non sottovalutando anche il fatto che tale percorso potrebbe anche ritenersi in qualche modo viziato da rilievi di carenza di novità/altezza inventiva non fondati o comunque discutibili che potrebbero aver in qualche modo impropriamente indotto il titolare della domanda di brevetto a modificarne il testo.

Il Tribunale recupera quindi in gran parte il ruolo della file history estoppel ma esclusivamente per valutare la novità e l’altezza inventiva… tale scelta appare molto saggia in virtù di quanto viene dopo.

Infatti il Tribunale fa presente che nel caso in esame la limitazione indicata dalla controparte è dovuta a un caso di added subject matter, un famigerato 123.2 EPC, e quindi chiarisce (pag. 12):

Deve convenirsi che in tal caso – a differenza delle limitazioni conseguenti ad obiezioni fondate sulla prior art – la limitazione eseguita per ovviare alla contestazione di added matter non può esercitare effettiva influenza rispetto al tema dell’applicazione della teoria degli equivalenti, posto che tale contestazione si incentra su profili formali attinenti alla formulazione letterale del testo delle rivendicazioni oggetto di modifiche rispetto alla forma originaria della domanda di brevetto. Le valutazioni invece proprie della equivalenza di soluzioni si sviluppano su elementi che non sono né descritti né rivendicati dal brevetto e si pongono pertanto su di un piano del tutto disomogeneo rispetto alla questione relativa alla permanenza della limitazione nell’ambito del contenuto della domanda originaria. Le valutazioni pertinenti alla questione dell’added matter si sviluppano infatti esclusivamente sul piano della formulazione letterale delle rivendicazioni e quindi non potrebbero ammettere soluzioni equivalenti eventualmente inserite nella limitazione ma non comprese nella descrizione o nelle rivendicazioni originarie. Ogni valutazione in ordine all’effettiva estensione della protezione del brevetto anche in relazione ai possibili equivalenti non può essere oggetto del vaglio preventivo dell’esaminatore ma attiene alle prerogative del giudice in relazione al titolo come concesso. Ritiene pertanto il Tribunale nel caso di specie di escludere che la modifica apportata dal depositante e recepita nel testo concesso possa essere in sé considerata come limitativa di ogni possibilità di interpretare la portata della tutela derivante dal brevetto rispetto a composti equivalenti al pemetrexed disodio.

Certo! Chiaro e lampante! La stessa presenza di un 123.2 EPC (Added subject matter) è invece un forte indicatore del fatto che una soluzione tecnica voleva essere tutelata dal titolare e non è stato possibile per ragioni molto spesso secondarie rispetto all’invenzione.

Per illustrare ai non addetti ai lavori il 123.2 EPC, quest’ultimo è quell’articolo che ci dice che, nelle rivendicazioni del brevetto, posso aggiungere esclusivamente quanto avevo scritto nel testo del brevetto. Tale principio è diventato talmente restrittivo che, sempre per far riferimento all’esempio del brevetto sul mouse precedente, se ho scritto in una stessa frase che il mouse comprende LED ed emette luce delle lunghezze d’onda indicate, non posso poi citare una sola delle due caratteristiche nelle rivendicazioni (non posso dire che la luce è emessa da un’altra cosa che non sia LED).

Sono quindi soddisfatto che la file history estoppel possa non essere considerata nel presente caso e che la contraffazione per equivalenti possa mitigare la tirannia dell’art. 123.2 dell’EPC.

Al contrario, per non creare mostri brevettuali, è bene che la file history estoppel sia considerata nel valutare esclusioni avvenute per mancanza di novità e di altezza inventiva.

La domanda non è retorica.

In un post di poche settimane fa avevamo citato l’inizio della sfida Apple-Qualcomm, indicando il fatto che, probabilmente, la seconda riscuotesse dalla prima royalties nell’ordine di grandezza delle decine di miliardi di dollari!

La successiva domanda può essere se i brevetti funzionano. Mi spiego meglio, se le liti finiscono dalle scrivanie delle parti alle scrivanie dei giudici, i diritti brevettuali sono in effetti efficaci?

Come probabilmente saprete i tribunali in Germania e in Cina hanno recentemente stabilito, in primo grado, che gli I-Phone 7, 8 e X sono in contraffazione dei brevetti Qualcomm (https://www.cnbc.com/2018/12/20/reuters-america-update-3-german-court-rules-apple-infringed-qualcomm-patent.html). Qualcomm ora potrebbe richiedere l’interruzione delle vendite dei detti dispositivi e Apple potrebbe appellarsi… evidentemente Qualcomm attende una proposta soddisfacente dalla controparte, prima di azionare il provvedimento.

E quindi la risposta al titolo è positiva: sì i brevetti funzionano! Sia fuori che dentro il tribunale!