È la seconda volta nel giro di pochi mesi che i nostri competitor non sono d’accordo con noi… ma l’European Patent Office sì 😉!

Riavvolgo, chiarisco.

Per azionare in causa una domanda di brevetto in esame, e non ancora concessa, è opportuno avere un parere da parte di un altro studio brevetti che asserisca che il brevetto, con ogni probabilità, sarà concesso.

È la seconda volta, nel giro di pochi mesi, che due dei miei competitor (entrambi bravi e autorevoli) ci negano, in un parere, la validità del brevetto in esame, sostenendo che il brevetto non sarà concesso se non dopo importanti modifiche.

I due stessi brevetti sono stati invece concessi, in entrambe i casi, senza alcuna modifica apportata! Insomma, i competitor ci danno torto ma l’organo giudicante, l’European Patent Office, ci dà ragione! (Yesssss!!!!!!!)

In seguito ad una riflessione sui casi, ritengo che sia la filosofia della LM che ci premia! Una filosofia che non ci settorializza esageratamente perdendo conoscenze di base. Una filosofia che prevede che chi affronta le liti, affronti anche la stesura dei brevetti, gli esami Europei, analizzi le modifiche apportate in concessione, verifichi le ricerche effettuate.

Con una metafora calcistica, alla LM, riteniamo che, anche se si impara a giocare a calcio bene, a piazzare il pallone all’angolino con effetto, a crossare dobbiamo comunque continuare ad allenarci nelle basi: correre, saltare, rimanere in piedi negli scontri.

Forse il fatto di avere i piedi quadrati mi ha molto aiutato! 😊

Di fronte ad un felice esito in una CTU brevettuale, ho il piacere di constatare che la strategia da me sempre proposta, e scrupolosamente seguita dai miei Clienti del caso, ha dato i suoi frutti.

Il mio consiglio è di proteggere i prodotti innovativi con più brevetti, che proteggano diverse sfaccettature dello o degli stessi prodotti. Non possiamo lasciare tutto il peso della tutela ad un solo brevetto, quando trattiamo prodotti e innovazioni importanti.

Come dico spesso ai miei Clienti, a parità di budget, è meglio estendere più brevetti in meno paesi che un solo brevetto in molti paesi secondari. Ricordiamo sempre che un brevetto protegge da produzione e commercializzazione, quindi, anche se sono protetti solo i principali mercati (Europa, USA, Cina, Giappone) gran parte del mercato è tagliato alla concorrenza, che potrà anche produrre in altri paesi, ma non commercializzare nei paesi con brevetti.

È stato pubblicato il decreto di riapertura dei bandi nazionali dedicati alla valorizzazione dei titoli di proprietà industriale noti come Brevetti+, Marchi+, Disegni+. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha stanziato 43 milioni di euro a favore delle Piccole e medie imprese per promuovere l’acquisto di consulenze specialistiche in tema di proprietà industriale e favorire i processi di brevettazione e registrazione.

 

DISEGNI+4 link

Il bando finanzia lo sviluppo di un prodotto oggetto di design.

Di seguito riassumo i punti principali del bando.

  • dotazione aggiuntiva € 14.000.000,00
  • presentazione domande: a partire dalle ore 09:00 del 14 ottobre 2020 e fino a esaurimento risorse;
  • spese ammissibili: di seguito sono riportare le spese ammissibili nel bando e rimborsate all’80%
    • Produzione massimale € 65.000,00 spese per acquisizione di servizi specialistici esterni volti a:
      • ricerca sull’utilizzo dei nuovi materiali massimale € 5.000,00
      • realizzazione di prototipi massimale € 15.000,00;
      • realizzazione di stampi massimale € 40.000,00;
      • consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del prodotto/disegno massimale € 10.000,00;
      • consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale massimale € 5.000,00;
      • consulenza specializzata nell’approccio al mercato (es. business plan, piano di marketing, analisi del mercato, ideazione layout grafici e testi per materiale di comunicazione offline e online) strettamente connessa al disegno/modello massimale € 10.000,00.
    • Commercializzazione massimale € 10.000,00spese per acquisizione di servizi specialistici esterni volti a:
      • consulenza specializzata nella valutazione tecnico-economica del disegno/modello massimale € 5.000,00;
      • consulenza legale per la stesura di accordi di licenza del titolo di proprietà industriale massimale € 2.500,00;
      • consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione massimale € 2.500,00.

 

MARCHI+3 link

Il bando finanzia le spese di realizzazione e deposito di un marchio a livello europeo e/o italiano.

In caso di deposito comunitario si può avere la pubblicazione (uno dei requisiti di accesso) in tempi utili al bando, nel caso di deposito a livello internazionale la pubblicazione potrebbe essere postuma all’apertura del bando.

Di seguito riassumo i punti principali del bando.

  • dotazione aggiuntiva € 4.000.000,00
  • presentazione domande: a partire dalle ore 09:00 del 30 settembre 2020 e fino a esaurimento risorse;
  • spese ammissibili: di seguito sono riportare le spese ammissibili nel bando
    • Misura A marchio Europeo (massimale € 7.000,00) è rimborsato l’80% delle seguenti spese:
      • progettazione marchio verbale massimale € 500,00
      • progettazione marchio con elemento grafico massimale € 1.500,00
      • assistenza al deposito  massimale € 300,00;
      • ricerca di anteriorità massimale € 1.500,00;
      • assistenza per rilievi al deposito massimale € 500,00;
      • assistenza per opposizioni massimale € 1.500,00.
      • tasse non ha massimale.
    • Misura B marchio internazionale (massimale € 7.000,00 e € 8.000,00 nel caso di selezione di US o CN) è rimborsato l’80% (90% nel caso di scelta di US o CN) delle seguenti spese:
      • progettazione marchio verbale massimale € 550,00
      • progettazione marchio con elemento grafico massimale € 1.600,00
      • assistenza al deposito  massimale € 350,00;
      • ricerca di anteriorità massimale € 1.800,00;
      • assistenza per rilievi al deposito massimale € 600,00;
      • assistenza per opposizioni massimale € 1.800,00.
      • tasse non ha massimale.

 

BREVETTI+ link

Il bando finanzia la valorizzazione economica di un brevetto tesa alla realizzazione di un prototipo e preliminare analisi commerciale in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato. Appaiono esclusi prodotti non descritti in un brevetto.

Di seguito riassumo i punti principali del bando.

  • dotazione aggiuntiva € 25.000.000,00
  • presentazione domande: a partire dalle ore 09:00 del 21 ottobre 2020 e fino a esaurimento risorse;
  • spese ammissibili: di seguito sono riportare le spese ammissibili nel bando e rimborsate all’80% massimale € 140.000,00
    • Industrializzazione e ingegnerizzazione
      • studio di fattibilità (specifiche tecniche con relativi elaborati,
      • individuazione materiali, definizione ciclo produttivo, layout prodotto,
      • analisi dei costi e dei relativi ricavi);
      • progettazione produttiva,
      • studio, progettazione ed ingegnerizzazione del prototipo;
      • realizzazione firmware per macchine controllo numerico;
      • progettazione e realizzazione software solo se relativo al procedimento oggetto della domanda di brevetto o del brevetto;
      • test di produzione;
      • produzione pre-serie (solo se funzionale ai test per il rilascio delle certificazioni);
      • rilascio certificazioni di prodotto o di processo.
    • Organizzazione e sviluppo
      • servizi di IT Governance;
      • studi ed analisi per lo sviluppo di nuovi mercati geografici e settoriali;
      • servizi per la progettazione organizzativa;
      • organizzazione dei processi produttivi;
      • definizione della strategia di comunicazione, promozione e canali distributivi.
    • Trasferimento tecnologico
      • proof of concept;
      • due diligence;
      • predisposizione accordi di segretezza;
      • predisposizione accordi di concessione in licenza del brevetto;
      • costi dei contratti di collaborazione tra PMI e istituti di ricerca/università (accordi di ricerca sponsorizzati);
      • contributo all’acquisto del brevetto (solo per gli Spin Off e le start up innovative iscritte nel registro speciale al momento della presentazione della domanda di accesso); non sono ammissibili le componenti variabili del costo del brevetto (a titolo meramente esemplificativo: royalty, fees).

 

Mi sono permesso una modifica all’opera del grandissimo Austin Kleon! (Già che ci sono vi consiglio anche i suoi libri!).

Ai miei colleghi l’opera sarà chiarissima!

Direi che per la proprietà transitiva Patent claim drafting is creativity!

 

È appena uscita una sentenza dell’Enlarged Board of Appeal (EBoA) dell’EPO (European Patent Office), una famosa “G”, circa la brevettabilità di piante e animali ottenuti con procedimenti essenzialmente biologici.

Avevamo già scritto un post (https://www.lunati-mazzoni.com/2018/12/07/epo-vs-eu-su-broccoli-pomodori-e-peperoni/), il quale riportava che, mentre era chiaro ed esplicito che i metodi essenzialmente biologici per ottenere piante e animali non fossero brevettabili, non era chiaro se piante e animali ottenuti con tali metodi lo fossero. Il presente dilemma aveva generato già quattro G, nonché una presunta lite tra Parlamento e Consiglio dell’EU (Unione Europea) ed EBoA dell’EPO.

In particolare, l’EU, con la direttiva sulle invenzioni biotecnologiche (98/44/EC), aveva fatto modificare le Rules dell’EPC (Rules 27 e 28 EPC) chiarendo la non brevettabilità di piante e animali. Tuttavia il (non Enlarged) Board of Appeal dell’EPO aveva sostenuto (sentenza T-1063/18) che le dette Rules erano in contrasto con gli Articles della stessa EPC, in particolare con l’art. 53(b) EPC, e che quest’ultimo prevalesse, sancendo la brevettabilità di piante e animali ottenuti con procedimenti essenzialmente biologici.

Il 14 maggio 2020, la quinta G dell’EBoA dell’EPO in merito alla problematica, ribalta quanto deciso nella T-1063/18, sostenendo che l’articolo 53(b) dell’EPC possa essere interpretato in linea con quanto stabilito dalle Rule 27 e 28 EPC. Secondo l’EBoA, pertanto, non esiste contraddizione tra Article 53(b) e Rules 27 e 28 dell’EPC, come anche appare, sempre a parere dell’EBoA dai travaux préparatoires dei legislatori dell’EPC.

Per chiudere con la “lite” in oggetto, l’EBoA ha concluso che la stessa… non è mai esistita.

Siamo lieti di comunicare che tutti i consulenti in brevetti della Lunati & Mazzoni sono stati accreditati per il Voucher 3I (https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/voucher-3i/cose).

Il Voucher 3I Investire In Innovazione è dedicato esclusivamente alle Start-up Innovative e prevede che la totalità dei costi per una ricerca di anteriorità preventiva ad una domanda di brevetto, la totalità dei costi di una domanda di brevetto e gran parte dei costi per l’estensione della domanda di brevetto siano corrisposti direttamente al fornitore di servizi (la Lunati & Mazzoni appunto) e che il titolare del brevetto non debba conseguentemente sborsare, né anticipare i costi. La startup deve solo confermare la corretta e completa erogazione del servizio richiesto.

Le domande possono essere presentate dal 15 giugno 2020, esclusivamente on line sulla piattaforma dedicata.

Contattateci direttamente per ulteriori informazioni.

Il design è destinato a singole creazioni ad esempio: un prodotto di forma particolare, un prodotto di forma e colore particolare, una porzione di un prodotto particolare per forma e/o colore o superficie…

Tuttavia, capitano anche quelle che chiamo: “idee di design”.

Un esempio su tutti: un’azienda di biancheria per la casa idea un copriletto riportante una foto di animali riprodotta in una sola grande stampa su tutto il copriletto. Contrariamente agli usuali disegni riportati come motivo e ripetuti periodicamente sui copriletto, in questo caso è presente un’unica immagine che ricopre sostanzialmente l’intero copriletto e federe (riporto a scopo descrittivo un immagine reperita sul sito web https://www.biancocasashop.com/it/ completo-letto-copriletto-con-balza-applicata-una-piazza-bassetti-extra-gli-animali-water-dancing-dolphins/).

È evidente che se io fossi l’ideatore di una simile idea e registrassi il copriletto con delfini che vedete nella foto, non vorrei che i miei concorrenti mi imitassero realizzando un copriletto con una differente foto di delfini, ma neanche con gattini, cagnolini, aquile, giraffe e leoni…

È per questo che mi sento di chiamare la creazione idea di design. Si tratta di un design che può essere declinato in tantissime varianti… e non pensate che sia un caso raro, le idee di design sono piuttosto frequenti.

Posso tutelare la mia idea di design? La risposta di due lettere dovrebbe essere “no”, posso tutelare solo la specifica realizzazione.

Ma ci sono modi per andare vicino a una tutela? Forse ancora no… ma vediamo le possibili soluzioni.

1) Registrazione design + descrizione

È possibile depositare un’immagine generica di un copriletto con un disegno di delfini tratteggiato (che sta a significare che la protezione per il disegno di delfini non è richiesta) aggiungendo una descrizione tipo: “Copriletto con riportata singola fotografia di animali che ricopre sostanzialmente l’intero materasso”…

Sì i mei colleghi storceranno il naso, ma come si dice spesso: “Piuttosto che niente meglio piuttosto”.

2) Brevetto di invenzione

Udite, udite, se l’idea di design ha un “effetto tecnico” può essere brevettata! L’effetto tecnico della foto di animali non è decisamente credibile, ma se avessimo ad esempio un rivestimento su una maniglia (indipendentemente dalla forma della maniglia) questo potrebbe migliorare la presa, eliminare cariche elettrostatiche o qualcosa di simile…

3) Brevetto per modello di utilità

Si tratta di un titolo di IP molto importante e spesso ingiustamente sottovalutato (e spesso ingiustamente privato del termine brevetto). Tante altre volte però il brevetto per modello di utilità è utilizzato come refugium peccatorum … sarebbe questo il caso. :-)

Per concludere, non esiste una protezione dedicata alle idee di design, ma, in alcuni casi, altri tipi di tutela possono parzialmente compensare.

 

La Gazzetta ufficiale del 13 dicembre 2019 stabilisce che le domande PCT (impropriamente detto “brevetto Internazionale”) depositate dal 1° luglio 2020 potranno essere validate direttamente in Italia come brevetto di Invenzione o come brevetto per modello di utilità.

Sarà necessario validare la domanda PCT entro 30 mesi dal deposito della stessa o della sua priorità e presentare una traduzione in Italiano della descrizione entro due mesi dalla validazione stessa.

L’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) invierà poi al titolare una richiesta di replicare a quanto indicato nell’esame internazionale, analogamente a quanto avviene per i brevetti Italiani.

Ricordiamo che, al momento, è possibile passare da una domanda PCT ad un brevetto Europeo esclusivamente attraverso un brevetto Europeo.

Cosa cambierà per le aziende Italiane?

Non tantissimo, anche se immagino una situazione frequente. Ossia il titolare deposita un brevetto Italiano che estende a domanda PCT applicando importanti modifiche alla domanda. Lo stesso titolare, allo scadere dei 30 mesi, non intende richiedere un brevetto Europeo ma intende mantenere il brevetto Italiano. In tal caso sarebbe opportuno validare in Italia la domanda PCT con le modifiche.