La decisione della Corte di giustizia Europea del 29 gennaio 2020, nella causa C 371/18, Sky e altri, è stata accolta con favore dall’EUIPO.

Tale decisione, tre le altre cose ha chiarito se un marchio Europeo possa essere dichiarato non valido per motivi di malafede, totalmente o in parte, se il richiedente non avesse alcuna intenzione di utilizzare il marchio in relazione ai prodotti e servizi specificati.

La Corte ha confermato che la domanda di marchio senza alcuna intenzione di utilizzarlo in relazione ai prodotti e servizi richiesti potrebbe costituire una malafede se una serie di condizioni è soddisfatta. A questo proposito, la Corte ha osservato che il richiedente il marchio non è tenuto ad indicare o addirittura a conoscere con precisione, alla data di deposito del suo marchio, l’uso che ne farà e che quindi la malafede non può essere presunta la base della semplice constatazione che, al momento della presentazione della domanda, il richiedente non aveva attività economica corrispondente ai prodotti e servizi menzionati in tale domanda. Può costituire una malafede, laddove risulta da indicazioni pertinenti e coerenti che il titolare di un marchio ha depositato con l’intenzione di minare gli interessi di terzi, o con l’intenzione di ottenere, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli che rientrano nelle funzioni di un marchio, in particolare la funzione essenziale di indicare l’origine.

Inoltre, tale malafede, può riguardare solo alcuni prodotti e servizi designati dal marchio.

In conclusione, l’EUIPO invita i richiedenti a considerare attentamente le loro esigenze commerciali prima di richiedere elenchi di prodotti e servizi eccessivamente lunghi. In particolare, ai richiedenti viene sconsigliato di includere nella domanda prodotti e servizi esclusivamente allo scopo di estendere l’ambito del loro diritto esclusivo o per scopi diversi da quelli che rientrano nelle funzioni di un marchio. I richiedenti che non rispettano questo principio possono affrontare azioni di nullità per motivi di malafede e subire l’invalidazione totale o parziale della loro registrazione, nonché sostenere le spese del procedimento.

Vi propongo un’assicurazione attiva. Tale assicurazione vi consente di:

  1. poter continuare ad utilizzare il vostro marchio in tutta Europa, senza problemi e senza rischi che terzi vi accusi di contraffazione del marchio,
  2. bloccare attivamente marchi simili e identici nati da poco in tutta Europa,
  3. l’assicurazione agisce anche in maniera silenziosa, un gruppo di persone fa presente a chi vuole utilizzare un marchi simile al vostro che, nell’immediato futuro potrebbe avere problemi.

Quest’assicurazione vi potrebbe infine consentire sgravi fiscali anche importanti.

Vi propongo quest’assicurazione a 130€ l’anno… quante aziende sane di mente potrebbero non accettare?

 

Avete ben capito che l’assicurazione è la registrazione di un marchio Europeo. Il lettore più attento avrà anche riconosciuto in:

  1. il meccanismo di consolidamento del marchio europeo,
  2. l’uso attivo del marchio europeo,
  3. l’effetto deterrente dovuto alla presenza del marchio europeo nei database ufficiali.

 

Bene, secondo una recente indagine dell’EUIPO, solo lo 0.7% delle piccole medie imprese Italiane ha registrato un marchio Europeo. …ditemi che non ho interpretato correttamente il grafico!

(https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2019_Licensing_activities_by_SMEs_evidence_from_EU_trade_mark_owners/2019_Licensing_activities_by_SMEs_evidence_from_EU_trade_mark_owners_Full_en.pdf)

The European Union Intellectual Property Office abolished, since October 1, 2017, the requirement of graphic representability of the Trademarks. Before that date, in fact, a trademark, to be valid, had to be graphically representable. This requirement gave several problems to trademarks such as sound trademark, movement trademark, olfactory trademark and others. Famous cases (not all before EUIPO) are the trademark of Metro-Goldwyn- Mayer consisting of a “lion’s roar” (the famous roar at the beginning of the movies) refused because it was not sufficiently described: according to the examiner there where different lion roars and it was not clear which roar was protected. Now thanks to new formats and reproduction options is much easier to obtain protection
for sound marks, three-dimensional and multimedia. Indeed, in addition to jpg files previously supported, it is now possible to use 3D objects formats (OBJ, STL, X3D) video formats (MP4) and audio formats (MP3). The EUIPO provides the table below.