Contraffazione dei marchi: cos’è, quando si configura e come tutelarsi

La contraffazione di un marchio consiste nell’uso non autorizzato di un segno identico o simile a un marchio registrato, su prodotti o servizi identici o affini, con il rischio di generare confusione nel consumatore o di sfruttare indebitamente la notorietà del titolare. È al tempo stesso un illecito civile e, nei casi previsti dal Codice Penale, un vero reato.

Nel nostro approfondimento analizziamo quando la contraffazione si configura, cosa prevede la legge italiana ed europea, e quali strumenti, dalla diffida alla sorveglianza doganale, permettono di tutelare un marchio registrato o di difendersi da un’accusa infondata.

La contraffazione si configura in tre situazioni distinte: l’uso di un segno identico al marchio registrato, l’uso di un segno simile che genera un rischio di confusione tra il pubblico, oppure lo sfruttamento indebito della notorietà di un marchio rinomato, la cosiddetta associazione parassitaria, anche per prodotti completamente diversi da quelli originali.

Il primo caso, l’uso di segni identici, è la forma più diretta: riproduzione integrale del marchio su prodotti o servizi identici o affini a quelli registrati.

Il secondo, il rischio di confusione, riguarda segni simili, non identici, che possono indurre il pubblico a ritenere erroneamente che esista un legame commerciale tra le due imprese.

Il terzo, l’associazione parassitaria, tutela i marchi che godono di rinomanza: chi li utilizza, anche su prodotti o servizi non affini, per agganciarsi indebitamente alla loro notorietà o immagine, commette comunque contraffazione, indipendentemente dal rischio di confusione.

Nella pratica, la contraffazione è la forma più diffusa di un fenomeno più ampio, che comprende anche la concorrenza sleale per uso di segni simili e il parassitismo commerciale: nel nostro approfondimento ci concentriamo sulla contraffazione in senso proprio, la violazione più grave e la più frequente nella nostra esperienza di consulenza in materia di marchi.

Per poter agire legalmente contro un uso illecito, il marchio deve essere stato depositato o registrato presso gli uffici competenti, l’UIBM in Italia o l’EUIPO a livello europeo. Senza una registrazione preventiva, o almeno la prova di un uso qualificato che generi un marchio di fatto, non è possibile azionare una tutela da contraffazione in senso proprio.

Per questo motivo, il primo consiglio che diamo ai nostri clienti è di attivare un servizio di sorveglianza sui marchi, in Italia e a livello europeo, capace di segnalare tempestivamente eventuali domande di registrazione o usi confliggenti con il proprio marchio, permettendo di intervenire prima che il danno si consolidi.

Lunati & Mazzoni, in qualità di mandatario autorizzato presso UIBM, EPO, EUIPO e WIPO, offre questo servizio di monitoraggio attivo, affiancando le imprese sia nella fase di deposito sia in quella di difesa successiva.

Sì, oltre a costituire un illecito civile, la contraffazione di un marchio registrato è un reato penale in Italia, disciplinato dagli articoli 473 e 474 del Codice Penale. Come chiarisce il Ministero della Giustizia, questi reati tutelano la pubblica fede, l’affidamento generale dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi, e sussistono indipendentemente dal fatto che il singolo consumatore sia stato effettivamente tratto in inganno.

Non tutta la forma di un prodotto può essere protetta come marchio. La forma tridimensionale è registrabile solo se non è imposta dalla natura stessa del prodotto e non è necessaria per ottenere un risultato tecnico: in questi casi, infatti, la tutela spetta al brevetto o al design, non al marchio.

Questo limite serve a evitare che il marchio, che in teoria dura per sempre se rinnovato, diventi uno strumento per monopolizzare indefinitamente una soluzione tecnica o una forma che dovrebbe restare a disposizione di tutti i concorrenti, una funzione che il legislatore riserva a brevetti, con la loro durata limitata, e a disegni e modelli.

Per questo motivo, quando un concorrente riproduce la forma di un prodotto, è necessario distinguere due piani di tutela: la contraffazione del marchio in senso stretto, quando la forma è anche registrata e riconosciuta come segno distintivo, e la violazione del design o del modello, quando la forma è protetta come tale. Nella nostra esperienza di consulenza in ambito automotive, elettronica e illuminotecnica, settori dove il design del prodotto è spesso un elemento distintivo centrale, questa distinzione è cruciale per costruire una strategia di tutela efficace, che combini correttamente marchio, brevetto e design a seconda di cosa si intende proteggere davvero.

La contraffazione può avvenire per diversi motivi: tipicamente perché un concorrente vuole associare il proprio prodotto o servizio a quello del titolare del marchio, ma anche per semplice coincidenza.

Quando, in seguito a una consulenza, verifichiamo che il marchio registrato di un nostro cliente è oggetto di contraffazione da parte di terzi, possiamo agire con diversi obiettivi, in particolare per:

• chiedere l’interruzione della contraffazione, cioè che il concorrente smetta di utilizzare il marchio contestato;
• se il marchio della controparte è già registrato, chiedere l’annullamento della registrazione;
• se il marchio della controparte è stato depositato ed è oggetto di un procedimento di registrazione, presentare opposizione perché la registrazione non venga concessa;
• chiedere un risarcimento economico per i mancati guadagni subiti o per gli ingiusti guadagni ottenuti dal concorrente;
• chiedere il pagamento di royalties per gli utilizzi futuri del marchio da parte del concorrente, una richiesta alternativa a quella di interruzione della contraffazione;
• chiedere che l’avvenuta contraffazione sia resa nota a terzi, per scoraggiare azioni simili da parte di altri soggetti.

Oltre alla sorveglianza sui registri dei marchi presso UIBM ed EUIPO, di cui abbiamo parlato in apertura, la legge prevede uno strumento spesso sottoutilizzato dalle imprese: la richiesta di intervento all’Agenzia delle Dogane, che permette il blocco preventivo alla frontiera delle merci sospettate di essere contraffatte, prima che entrino sul mercato italiano ed europeo.

Abbiamo inoltre analizzato le più recenti novità in materia: il Digital Services Act europeo ha rafforzato gli obblighi delle piattaforme di e-commerce e dei marketplace nella rimozione dei prodotti contraffatti segnalati dai titolari dei marchi, offrendo oggi uno strumento di intervento rapido anche per la vendita online, un canale di diffusione della contraffazione in costante crescita e sempre più centrale nella nostra attività di tutela per i clienti.

La contraffazione nei tribunali e le procedure negli uffici marchi sono percorsi complessi, che richiedono competenze specifiche e una valutazione attenta di ogni singolo caso. Affidarsi a professionisti esperti in proprietà industriale è spesso la differenza tra una tutela efficace e un’occasione persa per proteggere il valore del proprio marchio.

Lunati & Mazzoni è un ufficio di consulenza in proprietà industriale e intellettuale attivo dal 1982, con sedi a Milano, Padova e Lucca. Siamo mandatari autorizzati presso UIBM, EPO, EUIPO e WIPO, e assistiamo da oltre quarant’anni imprese di settori diversi, dall’automotive al tessile, dall’elettronica all’illuminotecnica, dalle telecomunicazioni alla proprietà intellettuale del software, nella tutela e nella valorizzazione dei loro marchi e brevetti.

Il nostro studio interviene sia per chi ha subito una contraffazione, affiancandolo in ogni fase, dalla diffida all’eventuale giudizio, sia per chi si trova, spesso ingiustamente, dall’altra parte di un’accusa di contraffazione, verificando con attenzione la fondatezza della pretesa avanzata prima di intraprendere qualsiasi azione.