Registrazione marchio internazionale

La registrazione del marchio internazionale, disciplinata dall’Accordo e dal Protocollo di Madrid, ti permette di estendere la protezione del tuo marchio a uno o più Paesi aderenti con un’unica domanda, senza ripetere l’intera procedura in ciascuno di essi.

Attenzione a un equivoco molto comune: il marchio internazionale non è un marchio unico valido in tutto il mondo, ma un fascio di marchi nazionali gestito con un’unica procedura. Una volta depositato, l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI, in inglese WIPO) lo trasmette agli uffici dei singoli Paesi che hai scelto, e ciascuno di essi lo esamina secondo le proprie regole locali. Sono proprio queste differenze da Paese a Paese a rendere prezioso avere al fianco un consulente esperto: con Lunati & Mazzoni segui ogni fase della procedura con la sicurezza di chi la applica ogni giorno.

Il sistema che rende possibile tutto questo si chiama Sistema di Madrid ed è amministrato dall’OMPI, con sede a Ginevra. Si basa su due trattati, l’Accordo di Madrid del 1891 e il Protocollo di Madrid del 1989 — oggi il più utilizzato, perché più flessibile su lingue e termini di risposta. Aderendo al sistema puoi estendere la protezione del tuo marchio a uno o più dei Paesi membri dell’Unione di Madrid con un’unica procedura, invece di depositare un marchio separato in ciascuno di essi: meno tempo, meno interlocutori, meno margine di errore, soprattutto se a occuparsene è chi conosce già le regole di ciascun ufficio.

Prima regola da tenere a mente: il marchio internazionale non si deposita mai da solo. Per accedere al Sistema di Madrid devi già avere un marchio di base — un marchio nazionale depositato o registrato presso l’UIBM, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, oppure un marchio dell’Unione Europea registrato presso l’EUIPO. È il fondamento su cui viene costruita l’intera domanda internazionale: la domanda WIPO deve corrispondere esattamente al marchio di base per segno, titolare e prodotti o servizi rivendicati. Scegliere bene questo primo marchio non è un dettaglio formale: è la base di tutta la strategia di tutela internazionale, ed è per questo che vale la pena costruirla insieme a chi la segue ogni giorno.

Puoi depositare un marchio internazionale se hai la cittadinanza italiana, il domicilio in Italia o un effettivo stabilimento commerciale o industriale sul territorio italiano — le stesse condizioni valgono, riferite al proprio Paese, per gli altri Stati membri del Sistema di Madrid. È il legame con il marchio di base, italiano o europeo, a determinare da quale ufficio parte la domanda: verifichiamo insieme a te questo requisito prima di procedere.

Il primo vantaggio è la semplificazione: un’unica domanda, in una sola lingua — inglese, francese o spagnolo — un’unica valuta per il pagamento delle tasse e un solo interlocutore, l’OMPI, invece di un ufficio diverso per ogni Paese.

Rispetto a singoli marchi nazionali depositati direttamente presso gli uffici locali — ad esempio l’Ufficio Brevetti e Marchi statunitense — il marchio internazionale consente quasi sempre costi più contenuti quando selezioni almeno tre Paesi.

Il vantaggio economico, però, non è automatico: dipende da quanti e quali Paesi vuoi coprire. Depositare marchi nazionali separati in tre Paesi extra-UE — ad esempio Stati Uniti, Cina e Russia, ciascuno con il proprio iter, i propri professionisti locali e le proprie tasse — costa quasi sempre di più rispetto a un’unica domanda internazionale che designi gli stessi tre Paesi. Valutare questa soglia di convenienza caso per caso è il primo passo della nostra consulenza: ti aiutiamo a capire se, per la tua situazione, conviene la strada internazionale o una serie di depositi nazionali mirati.

Ecco, in sintesi, le tappe della procedura: a occuparcene, dall’inizio alla fine, siamo noi.

1. Marchio di base: verifichiamo che tu abbia già un marchio italiano o europeo depositato o registrato — è il punto di partenza obbligato, e il primo aspetto che controlliamo.
2. Ricerca di anteriorità: prima di scegliere in quali Paesi estendere la protezione, verifichiamo che il tuo segno non entri in conflitto con marchi già registrati in quei territori, riducendo sensibilmente il rischio di opposizioni all’estero. È il cuore del nostro servizio di ricerca di anteriorità dei marchi.
3. Classi di Nizza: i prodotti e servizi che rivendichi nella domanda internazionale seguono la Classificazione di Nizza e non possono essere più ampi di quelli già indicati nel marchio di base — puoi restringerli, non estenderli. Ti aiutiamo a definire la classificazione più efficace per il tuo business.
4. Compilazione dei moduli: il modulo base è l’MM2. Se designi l’Unione Europea si aggiunge il modulo MM17, se designi gli Stati Uniti d’America l’MM18 — ogni Paese o organizzazione designata può richiedere informazioni aggiuntive specifiche. Predisponiamo noi tutta la modulistica, senza margine di errore.
5. Scelta dei Paesi da designare: selezioni gli Stati o le organizzazioni regionali, come l’Unione Europea, in cui vuoi che il marchio sia protetto, tra quelli aderenti al Sistema di Madrid. Se in futuro la tua attività si espande in nuovi mercati, non devi ripartire da zero: puoi presentare una designazione successiva per aggiungere nuovi Paesi al marchio internazionale già registrato.
6. Deposito e doppio esame: la domanda si deposita tramite l’ufficio di origine, UIBM o EUIPO, che la trasmette all’OMPI. In ognuno dei Paesi designati, l’ufficio marchi nazionale locale esegue i propri esami di validità entro tempi prestabiliti: è a questo punto che può presentarsi un rifiuto provvisorio, e se succede siamo già pronti a gestirlo.

Il costo di un marchio internazionale si compone di due voci distinte. La prima è la tassa dovuta all’ufficio di origine — UIBM per un marchio italiano, EUIPO per un marchio dell’Unione Europea — per la certificazione e la trasmissione della domanda. La seconda è la tassa internazionale, che si versa direttamente all’OMPI esclusivamente in Franchi Svizzeri (CHF): comprende una tassa base, una tassa per ogni classe di prodotti o servizi oltre la terza e una tassa di designazione per ciascun Paese o organizzazione scelta, il cui importo varia da Stato a Stato. Ti prepariamo un preventivo chiaro prima di procedere, così conosci in anticipo l’investimento complessivo.

C’è un aspetto che molte pagine generaliste non spiegano, ma che è decisivo per chi valuta questa strada: per i primi cinque anni, il marchio internazionale dipende interamente dal marchio di base. Se in questo periodo il marchio nazionale o europeo di partenza viene annullato, rifiutato o ritirato — anche solo parzialmente, e anche a seguito di un’azione legale di terzi — l’intero marchio internazionale decade nella stessa misura in tutti i Paesi designati. Questo meccanismo si chiama, in ambito internazionale, “central attack” (attacco centrale), ed è il motivo per cui il marchio di base va scelto e sorvegliato con la massima attenzione prima ancora di procedere con la domanda internazionale. Trascorsi i cinque anni, il marchio internazionale diventa indipendente e la sua sorte non è più legata a quella del marchio di origine. È proprio per governare questo rischio che ti affianchiamo fin dalla scelta del marchio di base, non solo nella fase di deposito.

Il marchio internazionale ha una validità di 10 anni dalla data di registrazione, rinnovabile con un’unica procedura centralizzata alla scadenza, valida per tutti i Paesi designati contemporaneamente. Monitoriamo noi le scadenze per te, così il rinnovo arriva sempre in tempo.