Pochi giorni fa ho osservato il sito web di un mio cliente.
In home page era presente il suo prodotto con uno stemma, grande quasi quanto il prodotto, che dichiarava: “Brevettato – Patented”. Bravo, bravissimo, è così che si fa!

Fai sapere a tutti che i tuoi prodotti o processi sono brevettati, che i tuoi marchi e design sono registrati. Raggiungerai tantissimi vantaggi.

Fai innanzitutto sapere ai tuoi concorrenti che i tuoi prodotti sono brevettati.
I tuoi concorrenti dedurranno che non è opportuno copiare i tuoi prodotti. Dovranno poi chiedere una consulenza specifica e costosa per verificare cosa sia brevettato e non è detto che lo facciano.
Anche se analizzeranno i tuoi brevetti, i tuoi concorrenti terranno comunque un margine di sicurezza dal tuo brevetto, proporzionale alla veemenza con la quale lo pubblicizzi. Sono frequentemente sia da un lato che l’altro della barricata, vi parlo con cognizione di causa.

Fai inoltre sapere ai tuoi clienti che i tuoi prodotti sono brevettati.
I tuoi clienti sapranno che la tua azienda è innovativa, che i prodotti sono unici, all’avanguardia, letteralmente inimitabili.
Inoltre, se sei nel B2B, i tuoi clienti sapranno che è bene non acquistare prodotti simili dai tuoi concorrenti. Quanto mi piacerebbe poter brevettare i brevetti!

Fai poi sapere ai tuoi finanziatori, potenziali, attuali, pubblici o privati, che i tuoi prodotti sono brevettati.
Anch’essi sapranno che la tua azienda è piena di valore, preziosa, solida.

Ammettiamolo, gli auguri dei patent attorney assomigliano a quelli che leggete nella cartolina! 😆😆😆

Se sentite parlare di nascita di Brevetto Europeo e vi chiedete come sia possibile che siano anni che depositate brevetti Europei, o se sentite parlare di sede a Milano e di Opt-Out e volete capire cosa siano, allora vi chiedo di spendere 10 minuti del vostro tempo e leggere il presente articolo. Ho fatto del mio meglio per essere chiaro e sintetico e ho cercato di seguire il suggerimento del mio “collega” Einstein: “Tutto dovrebbe essere reso il più semplice possibile, ma non più semplice”.

È infatti agli onori della cronaca il Brevetto Europeo Unitario, altrimenti detto Brevetto Unitario o UPC (Unified Patent Court, tribunale dei brevetti unificato).

Come noto, oggi, il Brevetto Europeo è regolato da un accordo internazionale, l’European Patent Convention, nato nel 1973, al quale hanno aderito principalmente nazioni geograficamente appartenenti al continente europeo, ma non solo, tanto è vero che appartengono all’European Patent Convention anche paesi nord africani e la Cambogia.

Le dette nazioni si erano infatti accorte, negli anni ’70, che l’esame delle domande di brevetto era troppo complesso e oneroso per essere affrontato dalle singole nazioni. Hanno quindi deciso di creare un unico ufficio internazionale, l’European Patent Office, per realizzare i detti esami. In tale ufficio lavorano esaminatori provenienti da tutte le nazioni aderenti all’European Patent Convention.

L’European Patent Office esamina quindi le domande di brevetto, le concede se rispondenti ai requisiti da adempiere e ne regola la procedura d’opposizione. In seguito alla concessione, il Brevetto Europeo si divide in un fascio di frazioni nazionali valide nelle singole nazioni aderenti all’European Patent Convention. Le singole nazioni devono accettare i brevetti così come concessi dall’European Patent Office e possono richiedere al massimo una traduzione e il pagamento di una tassa, mantenendo tuttavia l’autorità per ridiscuterne la validità in caso di lite. Infatti, le liti in tribunale basate sulle frazioni nazionali di brevetto Europeo sono regolate dai singoli stati membri e rimangono reciprocamente indipendenti.

Parallelamente, negli ultimi decenni e dopo la nascita dell’European Patent Convention, è nata l’Unione Europea e tutti, ma non solo, i paesi aderenti all’Unione Europea aderiscono all’European Patent Convention.

L’Unione Europea ha quindi cercato di unificare anche la fase successiva alla concessione dei brevetti Europei in seno ai paesi dell’Unione stessa.

Dopo anni di trattative internazionali si è quindi deciso di realizzare una frazione dell’Unione Europea dei Brevetti Europei, denominata Brevetto Europeo con effetto Unitario, o semplicemente Brevetto Unitario, ossia di far sì che un brevetto Europeo concesso dall’European Patent Office fosse validabile direttamente nell’Unione Europea considerata in maniera unitaria (in realtà non ancora formalmente ratificato da tutti i paesi) e non come suddivisa in singole nazioni.

Per fare questo passo è stato necessario anche realizzare un tribunale unificato per i brevetti, noto con il nome di Unified Patent Court, che si occupi del giudizio di validità e contraffazione dei Brevetti Unitari nel corso delle liti in tribunale.

La Unified Patent Court comprende una serie di corti nazionali (una a Milano) e delle sedi centralizzate (Parigi, Monaco e la terza spettava a Londra, ora si discute se spostarla a Milano 🤞) che si occuperanno della parte più complessa delle liti, ossia il giudizio di validità del brevetto. Inoltre, la Unified Patent Court si può anche occupare delle frazioni nazionali delle nazioni aderenti alla Unified Patent Court, dei brevetti europei concessi, in passato o futuro.

La Lunati & Mazzoni ha osservato attivamente la nascita della Unified Patent Court e ora i suoi mandatari (tra i quali chi sta scrivendo) sono accreditati presso la stessa Unified Patent Court. Ora la Unified Patent Court è prevista iniziare a giugno 2023.

Per un periodo transitorio di almeno 7 anni, i titolari dei brevetti che risiedono nei paesi aderenti alla Unified Patent Court potranno decidere se i brevetti Europei concessi in passato siano regolati dalla Unified Patent Court o dalla legge nazionale (nel nostro caso italiana) come prima.

Tutti i brevetti saranno considerati automaticamente parte della Unified Patent Court a meno che il titolare del brevetto non richieda che quello specifico brevetto resti fuori (richiesta di Opt-Out) dalla Unified Patent Court. Ne consegue che, se non vi attiverete per un opt-out, il Vostro brevetto Europeo già concesso e validato, ad esempio, in Italia potrà essere attaccato per validità non presso un tribunale Europeo, ma presso la Unified Patent Court.

Visto che:

  1. non sappiamo ancora come lavori la Unified Patent Court,
  2. le richieste di annullamento subite alla Unified Patent Court sono costose,
  3. ma soprattutto che se usciamo dalla Unified Patent Court possiamo rientrare quando vogliamo,

consiglieremo ai nostri Clienti di realizzare l’Opt-Out (se siete nostri clienti e state leggendo iniziate a considerare la questione).

L’Opt Out può essere richiesto in qualsiasi momento e, per essere sicuri che terzi non chiedano l’annullamento di un Vostro brevetto presso la Unified Patent Court, si può chiedere addirittura prima (fino a tre mesi prima) dell’entrata in vigore della stessa Unified Patent Court. Questo cosiddetto Sunrise period, nel quale chiedere l’Opt Out, inizierà quindi a marzo 2023.

Per domande e risposte scrivetemi su LinkedIn (come commento o DM) o via e-mail.

Il Montenegro entra ad essere parte degli stati aderenti alla Convenzione sul Brevetto Europeo.

La notizia non è, in realtà, molto rilevante. Questo perché il Montenegro era già parte degli Extension states aderenti all’EPO ed anche perché il Montenegro non è, genericamente, una nazione ritenuta commercialmente strategica.

Tuttavia, è l’occasione per sottolineare come funzioni bene l’European Patent Convention ed il relativo European Patent Office.

In un periodo nel quale si percepiscono forze centrifughe, che spingono le nazioni ad abbandonare le convenzioni internazionali, in particolare in Europa, l’European Patent Convention continua a guadagnare stati contraenti. Fanno parte, in qualche modo, dell’European Patent Office ormai 45 nazioni più Hong-Kong. La Gran Bretagna non ha mai nemmeno accennato alla possibile interruzione di questa Convenzione ne si sono mai sentite proposte di uscita.

Non solo, i brevetti Europei hanno man mano alleggerito le richieste dei singoli stati a vantaggio di una procedura più unitaria. Basti pensare al London Agreement, che consente di non tradurre il brevetto Europeo per la sua validazione in alcune delle nazioni aderenti all’European Patent Convention, o alla procedura di limitazione, che consente di limitare un fascio di brevetti nazionali, nati da un brevetto Europeo, con un un’unica procedura.

Non voglio trattare il nuovo brevetto Unitario, ancora non completamente nato, per il quale sarà la sua implementazione pratica a fare la differenza. Voglio invece esprimere un dubbio che ho da sempre.

Per quale ragione l’EPO/EPC non si è avventurato nel campo della contraffazione?

Perché non può dare un parere o giudizio di contraffazione di un dispositivo o processo rispetto a un brevetto?

Perché le nazioni vogliono decidere da sole?

Non può essere vero, le nazioni hanno maggiormente a cuore l’argomento della brevettabilità rispetto a quello della contraffazione. Poi un giudizio di contraffazione non sarebbe ultimo e definitivo, così come non sono ultimi e definitivi i giudizi di validità dei brevetti.

A mio parere, se l’EPO si addentrasse nei pareri o giudizi di contraffazione, avremmo una valutazione della contraffazione più omogeneo nei paesi Europei, con relativo minor forum shopping. Una minore litigiosità delle aziende, perché molte liti si ridurrebbero a confronti extra-giudiziali. Una migliore certezza giuridica. Non vedo ragioni per non implementare un simile servizio.

(Nota: foto credit: https://www.zri.nl/projecten/European-Patent-Office-Rijswijk)

Diverse variabili entrano in gioco per determinare se un brevetto sarà contraffatto o meno.

Molte volte, la bontà di un brevetto o di una soluzione tecnica è giudicata secondo una sola variabile. Le variabili sono invece molte e sono di seguito elencate e discusse.

  • Interesse economico della soluzione tecnica,
  • Qualità del brevetto,
  • Notorietà del brevetto,
  • Veemenza del titolare nel difendere il brevetto,
  • Nobiltà dei concorrenti.

1) Interesse economico della soluzione tecnica

Va da sé che un brevetto su una soluzione tecnica non economicamente rilevante non sarà verosimilmente contraffatto e viceversa. I brevetti su soluzioni tecniche economicamente importanti sono in genere oggetto di richieste di annullamento, cause di nullità e liti.

2) Qualità del brevetto

Un brevetto di migliore qualità sarà più difficilmente contraffatto. La qualità può derivare da fattori indipendenti dal patent attorney che ha scritto il brevetto (prior art in primis) o da fattori dipendenti dallo stesso.

3) Notorietà del brevetto

Sebbene le aziende debbano, per legge, informarsi sui brevetti dei concorrenti, la notorietà di un brevetto porta una più immediata conoscenza da parte dei concorrenti e quindi riduce le possibilità di contraffazione. I cosiddetti “troll”, infatti, addirittura nascondono le proprie domande di brevetto con termini generici e senza fare pubblicità, per poi richiedere i danni da contraffazione. Al contrario ho clienti che mi chiedono espressamente di inserire apposite keywords nel riassunto per facilitare il reperimento del brevetto da parte dei concorrenti. Anche l’indicazione su siti web e pubblicità, della presenza di un brevetto, moltiplica la notorietà di quest’ultimo.

4) Veemenza del titolare nel difendere il brevetto

I brevetti difesi, ad esempio in tribunale, e le aziende che li hanno difesi rimangono impressi nelle menti dei loro competitor che evitano accuratamente ulteriori liti. Questo fattore ha un’influenza molto elevata. Ricordo clienti che mi dissero che, contro un concorrente specifico, era impossibile vincere (poi smentiti nei fatti ehehe) perché avevano assistito a liti precedenti. Scherzando (e ripeto, scherzando) sostengo spesso che se fossi titolare di un’azienda di produzione con un brevetto importante farei una “causa finta” con un’azienda amica proprio allo scopo di rafforzare il brevetto (consiglio praticamente e legalmente irrealizzabile, ma intendo far passare il concetto).

5) Nobiltà dei concorrenti

Esistono dei settori tecnici nei quali le cause non si vedono, i titolari controllano i brevetti dei concorrenti e non li calpestano. È ovviamente il modo migliore per prosperare e non spendere troppo in IP. Altri settori invece sono caratterizzati da concorrenti agguerritissimi, che non risparmiano colpi bassi e scorrettezze. Non saprei dire consa influenzi la “nobiltà” del settore. Posso solo dire che non sono i margini di guadagno, né il numero di concorrenti, forse può essere la maturità degli imprenditori, e quindi l’anzianità delle aziende…. ma non ci scommetterei.

In conclusione se volete rafforzare il vostro brevetto ed evitare eccessive liti, potete lavorare sui punti 2, scegliendo bene lo studio che vi rappresenta, 3, pubblicizzando il brevetto, e 4, non ritirandovi su liti importanti e nelle quali siete in netto vantaggio. Il punto 1 immagino che sia l’obiettivo primario e continuo dell’azienda, mentre il punto 5 è molto difficilmente migliorabile (magari in riunioni di settore facendo presente la problematica…).

Buon lavoro!