Una recente e importante sentenza Lego®, la seconda sulla tutela dei mattoncini e simili, mi ha fatto riflettere. Vi illustro quanto accaduto.

Nel 2010, una famosa sentenza Lego® della Corte di Giustizia Europea aveva fornito un importante chiarimento circa la tutela delle forme con valore tecnico. Tale sentenza aveva decretato nullo il marchio di forma europeo sul mattoncino Lego® (nello specifico quello rosso nella fotografia). Tale nullità era deliberata sulla base all’Art. 7.1e.ii. del Regolamento Comunitario n. 40/94, secondo il quale: Sono esclusi dalla registrazione: i segni costituiti esclusivamente: dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.

In particolare, la Corte aveva decretato che: dell’esame della funzionalità di un segno costituito dalla forma di un prodotto, occorre solamente valutare, dopo che sono state identificate le caratteristiche essenziali di detto segno, se queste ultime svolgano la funzione tecnica del prodotto in oggetto.

Un simile ragionamento, a mio parere, può essere fatto, mutatis mutandis, per i disegni e modelli registrati. Anche la legge sui disegni e modelli, infatti, contiene un’esclusione sulla registrabilità delle forme aventi funzione tecnica. Nei dettagli, l’Art. 8.1 del Regolamento Comunitario n. 6/2002, il regolamento sui Disegni e Modelli, stabilisce: Un disegno o modello comunitario non conferisce diritti sulle caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica.

Tuttavia, il 24 gennaio 2024, una nuova sentenza Lego® della Corte di Giustizia Europea (T‑537/22) sembrava aver determinato la registrabilità del mattoncino. Tale sentenza, è relativa ai disegni e modelli (e non più ai marchi di forma) e riguarda il modello rappresentato nell’immagine in bianco e nero.

Mi sono quindi chiesto se le esclusioni alla registrabilità delle forme con funzione tecnica nei disegni modelli e nei marchi di forma fossero radicalmente diverse, contrariamente a quanto pensassi.

Bene, non è così, o meglio un po’sì… ma solo in virtù di un’esplicita eccezione. Infatti, l’esclusione relativa ai disegni e modelli con funzione tecnica contiene a sua volta un’esclusione (e l’esclusione dall’esclusione della tutela è un’inclusione nella tutela). Nello specifico, l’Art. 8.3 del Regolamento Comunitario n. 6/2002 recita: …un disegno o modello comunitario conferisce diritti su un disegno o modello … che ha lo scopo di consentire l’unione o la connessione multiple di prodotti [tipica funzione tecnica] intercambiabili nell’ambito di un sistema modulare. I sistemi modulari, anche se hanno funzione tecnica, possono anche essere registrati come disegni e modelli e solo in virtù di tale eccezione è stato riconosciuto valido il modello illustrato.

Le due esclusioni dalla tutela delle forme con funzione tecnica, nei marchi di forma e nei disegni e modelli, continuano quindi, a mio parere, a essere simili (fatte salve le eccezioni).

Un’ultima curiosità… da bambino giocavo con il mattoncino di Lego® oggetto del design rappresentato in bianco e nero … ne sono quasi sicuro … e avendo io, due decenni più di 25 anni, mi sono domandato come possa essere ancora valido un simile titolo, la cui durata massima è limitata a 25 anni ed essendo passato attraverso un procedimento di richiesta di annullamento importante.

La risposta è semplice, la domanda di nullità basata sulla mancanza di novità non è stata presa in considerazione per mancanza di prove di chi ha chiesto la nullità.

Riassunto

Dalla Corte di Giustizia Europea arriva una nuova importante sentenza sulla tutela dei mattoncini Lego®. Le sentenze relative agli stessi costituiscono pietre miliari nel chiarimento sulla tutela delle forme con funzione tecnica tramite marchio o modello.

Sono sempre più diffusi i simboli relativi a proprietà intellettuali, quali i simboli ®, ™  e ©.
Chiariamo di seguito quando si possono usare, cosa identificano e quando sono usati a sproposito.

© è un simbolo per il marchio registrato?

Sgombriamo innanzitutto il campo da un intruso, il simbolo ©. Tale simbolo serve ad indicare che un contenuto, quale un testo, una fotografia, un video o simile è coperto da diritto d’autore (copyright).

Questo simbolo non designa quindi un marchio, ma una creazione con valore artistico o simile.
Esso è utile ad esempio nelle fotografie per indicare che è rivendicata la proprietà delle stesse.

™ e ® marchio registrato: cosa sono, quando usarli e differenze

I simboli ®, ™ sono usati in prossimità dei marchi registrati.

In particolare, il simbolo ® è utilizzato accanto ad un marchio, in genere in posizione apicale, per indicare che il marchio stesso è registrato (quindi la domanda di registrazione deve essere andata a buon fine).
Esso è nato per impedire la cosiddetta “volgarizzazione” di un marchio. 

Si tratta di un fenomeno che accade quando il marchio è talmente famoso che i consumatori ritengono che non si tratti di un nome proprio ma del nome comune per designare l’oggetto. Esempi di volgarizzazione sono i marchi Riloga, Brugola, Cellophane.

Un marchio volgarizzato decade e tutti possono utilizzarlo.

Oggi tutti possono chiamare una vite con testa con esagono incassato “brugola” senza dover diritti a nessuno. Se invece il titolare del marchio si premura di far sapere che lo stesso è un marchio registrato, ad esempio apponendo il logo ®, allora il marchio non si volgarizza.

Ad esempio, i materiali Kevlar® e Gore-Tex® rimangono proprietà dei titolari ed oggi nessuno può dire che un giubbotto in materiale composito con matrice costituita da resina epossidica e rinforzo costituito da fibra aramidica è un giubbotto in Kevlar®, se non la DuPont® e i suoi eventuali licenziatari.

Oggi, il simbolo ® è andato oltre il suo iniziale utilizzo ed è usato anche per dare professionalità ad un marchio. Lo vediamo, infatti, apposto anche a marchi che non hanno alcun rischio di volgarizzazione.
Concordiamo con questa filosofia, la ® fa capire che tenete al vostro nome, al nome della Vostra azienda e conseguentemente ai prodotti/servizi connessi.

Il logo ® si è talmente diffuso che alcune aziende lo utilizzano anche senza averlo registrato, ma si tratta di un illecito!

In Italia, l’illecito è legiferato dal codice di proprietà industriale art. 127.2 che indica che è prevista una sanzione amministrativa da 150 euro a 1.500 euro.

I rischi sono molto maggiori in altri paesi, in Cina ad esempio è prevista una sanzione fino al 20% di quanto venduto con il logo ® illegalmente apposto e nel corso del 2022 sono state applicate ben 1000 delle dette sanzioni.
Inoltre, in Cina, la registrazione di un marchio è assolutamente d’obbligo. Quindi, se affrontate il mercato locale o anche se avete solo l’intenzione di affrontarlo in futuro, prestate attenzione visto che il fenomeno del Trademark Squatting in Cina è letale!

Per smorzare tali problematiche, qualcuno adotta il logo TM, esattamente con le stesse funzioni del logo ®, con la differenza che TM (Trade Mark, anche nella variante più rara “SM” Service Mark) sta a significare l’intenzione di usare il simbolo come marchio senza che necessariamente la registrazione sia andata a buon fine. Esso si usa quindi, in genere, durante il processo di registrazione.

Non fatevi cogliere impreparati e registrate il vostro marchio: la registrazione di un marchio ha costi limitati, in Italia addirittura poche decine di € l’anno.

Ripropongo la vignetta apparsa sull’account Johnny Haypee (https://www.linkedin.com/in/johnny-haypee/). La vignetta dell’immagine è molto divertente ed è divertente proprio perché è una situazione che rischia di presentarsi, più frequentemente di quanto si possa credere.

È una situazione che ha maggiori possibilità di accadere quando il patent attorney e l’azienda titolare si parlano e si conoscono poco.

Alla Lunati & Mazzoni abbiamo alcune procedure per evitare che accada.

1. Preferiamo vedere il prototipo, se presente, o comunque incontra di persona, presso la loro sede l’imprenditore ed i tecnici dell’azienda. Un incontro e una visione di persona eliminano tantissime incomprensioni che, se alla nascita del brevetto possono essere mitigate da una rivendicazione molto amplia, con l’esame ed eventuali opposizioni rischiano di portare fuori strada la tutela necessaria.
2. Notifichiamo al titolare gli esami e le azioni ufficiali in modo da essere certi che abbia capito le eventuali limitazioni. In caso di dubbi preferiamo la strada opposta, ossia chiedere come è realizzato il prodotto finito.
3. Partiamo sempre da una domanda di brevetto Italiano, in modo da poter modificare il testo per un’eventuale estensione Europea o in altri paesi.
4. In ogni caso è sempre bene ricordare al Titolare, e tenerlo presente per noi stessi, che un brevetto serve a vietare a terzi di fare qualcosa e non a consentire al Titolare di fare qualcosa.

Pochi giorni fa ho osservato il sito web di un mio cliente.
In home page era presente il suo prodotto con uno stemma, grande quasi quanto il prodotto, che dichiarava: “Brevettato – Patented”. Bravo, bravissimo, è così che si fa!

Fai sapere a tutti che i tuoi prodotti o processi sono brevettati, che i tuoi marchi e design sono registrati. Raggiungerai tantissimi vantaggi.

Fai innanzitutto sapere ai tuoi concorrenti che i tuoi prodotti sono brevettati.
I tuoi concorrenti dedurranno che non è opportuno copiare i tuoi prodotti. Dovranno poi chiedere una consulenza specifica e costosa per verificare cosa sia brevettato e non è detto che lo facciano.
Anche se analizzeranno i tuoi brevetti, i tuoi concorrenti terranno comunque un margine di sicurezza dal tuo brevetto, proporzionale alla veemenza con la quale lo pubblicizzi. Sono frequentemente sia da un lato che l’altro della barricata, vi parlo con cognizione di causa.

Fai inoltre sapere ai tuoi clienti che i tuoi prodotti sono brevettati.
I tuoi clienti sapranno che la tua azienda è innovativa, che i prodotti sono unici, all’avanguardia, letteralmente inimitabili.
Inoltre, se sei nel B2B, i tuoi clienti sapranno che è bene non acquistare prodotti simili dai tuoi concorrenti. Quanto mi piacerebbe poter brevettare i brevetti!

Fai poi sapere ai tuoi finanziatori, potenziali, attuali, pubblici o privati, che i tuoi prodotti sono brevettati.
Anch’essi sapranno che la tua azienda è piena di valore, preziosa, solida.