Che cos’è il nuovo Brevetto Unitario Europeo? E perché consiglieremo l’OPT-OUT?

Se sentite parlare di nascita di Brevetto Europeo e vi chiedete come sia possibile che siano anni che effettuate depositi per la registrazione di brevetti Europei, o se sentite parlare di sede a Milano e di Opt-Out e volete capire cosa siano, allora vi chiedo di spendere 10 minuti del vostro tempo e leggere il presente articolo. Ho fatto del mio meglio per essere chiaro e sintetico e ho cercato di seguire il suggerimento del mio “collega” Einstein: “Tutto dovrebbe essere reso il più semplice possibile, ma non più semplice”.

È infatti agli onori della cronaca il Brevetto Europeo Unitario, altrimenti detto Brevetto Unitario o UPC (Unified Patent Court, tribunale dei brevetti unificato).

Prima di chiarire cosa sia il Brevetto Unitario dobbiamo fare un passo indietro e spiegare il Brevetto Europeo, poi l’Unione Europea e infine il Brevetto Unitario.

 

IL BREVETTO EUROPEO

Il Brevetto Europeo è regolato da un accordo internazionale, l’European Patent Convention (EPC) , nato nel 1973, al quale hanno aderito principalmente nazioni geograficamente appartenenti al continente europeo, ma non solo, tanto è vero che appartengono all’EPC anche paesi nord africani e la Cambogia.

Le dette nazioni si erano infatti accorte, negli anni ’70, che l’esame delle domande di brevetto era troppo complesso e oneroso per essere affrontato dalle singole nazioni. Hanno quindi deciso di creare un unico ufficio internazionale, l’European Patent Office (EPO), per realizzare gli esami dei brevetti. In tale ufficio lavorano esaminatori provenienti da tutte le nazioni aderenti all’EPC.

L’EPO esamina quindi le domande di brevetto, le concede se rispondenti ai requisiti da adempiere e ne regola la procedura d’opposizione. In seguito alla concessione, il Brevetto Europeo si divide in un fascio di frazioni nazionali valide nelle singole nazioni aderenti all’EPC. Le singole nazioni devono accettare i brevetti così come concessi dall’EPO e possono richiedere, al massimo, una traduzione e il pagamento di una tassa. In questa fase, fino alla concessione del brevetto, le singole nazioni non hanno quindi autorità di intervenire sul brevetto Europeo.

Tuttavia, in seguito alla concessione, le singole nazioni hanno l’autorità per ridiscuterne la validità del brevetto concesso in caso di lite. Infatti, le liti in tribunale basate sulle frazioni nazionali di brevetto Europeo sono regolate dai singoli stati membri e rimangono reciprocamente indipendenti. Ad esempio, un tribunale italiano può determinare, nel corso di una causa, la nullità della frazione Italiana di un brevetto Europeo concesso. Allo stesso modo anche i tribunali delle altre nazioni, ognuna relativamente alla propria frazione.

 

L’UNIONE EUROPEA

Parallelamente, negli ultimi decenni, e dopo la nascita dell’EPC, è nata l’Unione Europea (EU) e tutti, ma non solo, i paesi aderenti all’EU aderiscono all’EPC.

L’EU ha quindi cercato di unificare anche la fase successiva alla concessione dei brevetti Europei in seno ai paesi dell’Unione stessa, in modo che il brevetto Europeo mantenesse unità, nei paesi EU, anche in seguito alla concessione.

 

IL BREVETTO UNITARIO

Dopo anni di trattative internazionali si è quindi deciso di realizzare una frazione dell’EU dei Brevetti Europei, denominata Brevetto Europeo con effetto Unitario, o semplicemente Brevetto Unitario. Il Brevetto Unitario fa sì che un brevetto Europeo concesso dall’EPO sia validabile direttamente nell’EU, come se fosse un’unica nazione.

Per fare questo passo è stato necessario anche realizzare un tribunale unificato per i brevetti, noto con il nome di Unified Patent Court (UPC), che si occupasse del giudizio di validità e contraffazione dei Brevetti Unitari nel corso delle liti in tribunale (Poco fa avete infatti letto che, in caso di lite, le singole nazioni mantengono l’autorità sulla propria porzione nazionale di Brevetto Europeo).

L’UPC comprende una serie di corti nazionali (una a Milano) e delle sedi centralizzate (Parigi, Monaco e la terza spettava a Londra, ora si discute se spostarla a Milano 🤞) che si occuperanno della parte più complessa delle liti, ossia il giudizio di validità del brevetto. Inoltre, l’UPC si può anche occupare della validità delle frazioni nazionali dei brevetti europei già concessi, per le nazioni aderenti alla UPC stessa. Ad esempio, la validità della frazione Italiana di un brevetto Europeo concesso 10 anni fa, potrà essere giudicata non più dai tribunali Italiani, ma dall’UPC.

 

COME AGIRE ORA E PERCHÈ

La Lunati & Mazzoni ha osservato attivamente la nascita dell’UPC e ora i suoi mandatari (tra i quali chi sta scrivendo) sono accreditati presso la stessa UPC (con il titolo altisonante di “European Patent Litigator”) e può quindi assistere i propri clienti, o chi le da mandato, presso la stessa UPC.

L’UPC inizierà l’ 1 giugno 2023.

Per un periodo transitorio di almeno 7 anni, i titolari dei brevetti che risiedono nei paesi aderenti alla Unified Patent Court potranno decidere se i brevetti Europei concessi in passato siano regolati dall’UPC o dal tribunale nazionale come negli scorsi anni.

Tutti i brevetti saranno considerati automaticamente regolati dell’UPC, a meno che il titolare del brevetto non richieda che quello specifico brevetto resti fuori (richiesta di Opt-Out) dall’UPC. Ne consegue che, se non vi attiverete per un opt-out, il Vostro brevetto Europeo già concesso e validato, ad esempio, in Italia potrà essere attaccato per validità non presso un tribunale Italiano, ma presso la UPC e dovrete difendervi presso tale sede.

Considerando che:

1. non sappiamo ancora come lavori l’UPC,
2. le richieste di annullamento subite alla UPC sono costose,
3. e soprattutto che se usciamo dalla UPC possiamo rientrare quando vogliamo,

consigliamo ai nostri Clienti di realizzare l’Opt-Out per uscire appunto dall’UPC e osservare come si evolve la situazione.

L’Opt Out può essere richiesto in qualsiasi momento e, per essere sicuri che terzi non chiedano l’annullamento di un Vostro brevetto presso l’UPC, è possibile richiederlo addirittura prima (fino a tre mesi prima) dell’entrata in vigore della stessa Unified Patent Court. Questo cosiddetto Sunrise period, nel quale chiedere l’Opt Out, inizierà quindi l’ 1 marzo 2023.

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