Che cos’è il nuovo Brevetto Unitario Europeo? E perché consiglieremo l’OPT-OUT?

Se sentite parlare di nascita di Brevetto Europeo e vi chiedete come sia possibile che siano anni che depositate brevetti Europei, o se sentite parlare di sede a Milano e di Opt-Out e volete capire cosa siano, allora vi chiedo di spendere 10 minuti del vostro tempo e leggere il presente articolo. Ho fatto del mio meglio per essere chiaro e sintetico e ho cercato di seguire il suggerimento del mio “collega” Einstein: “Tutto dovrebbe essere reso il più semplice possibile, ma non più semplice”.

È infatti agli onori della cronaca il Brevetto Europeo Unitario, altrimenti detto Brevetto Unitario o UPC (Unified Patent Court, tribunale dei brevetti unificato).

Come noto, oggi, il Brevetto Europeo è regolato da un accordo internazionale, l’European Patent Convention, nato nel 1973, al quale hanno aderito principalmente nazioni geograficamente appartenenti al continente europeo, ma non solo, tanto è vero che appartengono all’European Patent Convention anche paesi nord africani e la Cambogia.

Le dette nazioni si erano infatti accorte, negli anni ’70, che l’esame delle domande di brevetto era troppo complesso e oneroso per essere affrontato dalle singole nazioni. Hanno quindi deciso di creare un unico ufficio internazionale, l’European Patent Office, per realizzare i detti esami. In tale ufficio lavorano esaminatori provenienti da tutte le nazioni aderenti all’European Patent Convention.

L’European Patent Office esamina quindi le domande di brevetto, le concede se rispondenti ai requisiti da adempiere e ne regola la procedura d’opposizione. In seguito alla concessione, il Brevetto Europeo si divide in un fascio di frazioni nazionali valide nelle singole nazioni aderenti all’European Patent Convention. Le singole nazioni devono accettare i brevetti così come concessi dall’European Patent Office e possono richiedere al massimo una traduzione e il pagamento di una tassa, mantenendo tuttavia l’autorità per ridiscuterne la validità in caso di lite. Infatti, le liti in tribunale basate sulle frazioni nazionali di brevetto Europeo sono regolate dai singoli stati membri e rimangono reciprocamente indipendenti.

Parallelamente, negli ultimi decenni e dopo la nascita dell’European Patent Convention, è nata l’Unione Europea e tutti, ma non solo, i paesi aderenti all’Unione Europea aderiscono all’European Patent Convention.

L’Unione Europea ha quindi cercato di unificare anche la fase successiva alla concessione dei brevetti Europei in seno ai paesi dell’Unione stessa.

Dopo anni di trattative internazionali si è quindi deciso di realizzare una frazione dell’Unione Europea dei Brevetti Europei, denominata Brevetto Europeo con effetto Unitario, o semplicemente Brevetto Unitario, ossia di far sì che un brevetto Europeo concesso dall’European Patent Office fosse validabile direttamente nell’Unione Europea considerata in maniera unitaria (in realtà non ancora formalmente ratificato da tutti i paesi) e non come suddivisa in singole nazioni.

Per fare questo passo è stato necessario anche realizzare un tribunale unificato per i brevetti, noto con il nome di Unified Patent Court, che si occupi del giudizio di validità e contraffazione dei Brevetti Unitari nel corso delle liti in tribunale.

La Unified Patent Court comprende una serie di corti nazionali (una a Milano) e delle sedi centralizzate (Parigi, Monaco e la terza spettava a Londra, ora si discute se spostarla a Milano 🤞) che si occuperanno della parte più complessa delle liti, ossia il giudizio di validità del brevetto. Inoltre, la Unified Patent Court si può anche occupare delle frazioni nazionali delle nazioni aderenti alla Unified Patent Court, dei brevetti europei concessi, in passato o futuro.

La Lunati & Mazzoni ha osservato attivamente la nascita della Unified Patent Court e ora i suoi mandatari (tra i quali chi sta scrivendo) sono accreditati presso la stessa Unified Patent Court. Ora la Unified Patent Court è prevista iniziare a giugno 2023.

Per un periodo transitorio di almeno 7 anni, i titolari dei brevetti che risiedono nei paesi aderenti alla Unified Patent Court potranno decidere se i brevetti Europei concessi in passato siano regolati dalla Unified Patent Court o dalla legge nazionale (nel nostro caso italiana) come prima.

Tutti i brevetti saranno considerati automaticamente parte della Unified Patent Court a meno che il titolare del brevetto non richieda che quello specifico brevetto resti fuori (richiesta di Opt-Out) dalla Unified Patent Court. Ne consegue che, se non vi attiverete per un opt-out, il Vostro brevetto Europeo già concesso e validato, ad esempio, in Italia potrà essere attaccato per validità non presso un tribunale Europeo, ma presso la Unified Patent Court.

Visto che:

  1. non sappiamo ancora come lavori la Unified Patent Court,
  2. le richieste di annullamento subite alla Unified Patent Court sono costose,
  3. ma soprattutto che se usciamo dalla Unified Patent Court possiamo rientrare quando vogliamo,

consiglieremo ai nostri Clienti di realizzare l’Opt-Out (se siete nostri clienti e state leggendo iniziate a considerare la questione).

L’Opt Out può essere richiesto in qualsiasi momento e, per essere sicuri che terzi non chiedano l’annullamento di un Vostro brevetto presso la Unified Patent Court, si può chiedere addirittura prima (fino a tre mesi prima) dell’entrata in vigore della stessa Unified Patent Court. Questo cosiddetto Sunrise period, nel quale chiedere l’Opt Out, inizierà quindi a marzo 2023.

Per domande e risposte scrivetemi su LinkedIn (come commento o DM) o via e-mail.

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