Fai sapere che i tuoi prodotti sono brevettati

Pochi giorni fa ho osservato il sito web di un mio cliente.
In home page era presente il suo prodotto con uno stemma, grande quasi quanto il prodotto, che dichiarava: “Brevettato – Patented”. Bravo, bravissimo, è così che si fa!

Fai sapere a tutti che i tuoi prodotti o processi sono brevettati, che i tuoi marchi e design sono registrati. Raggiungerai tantissimi vantaggi.

Fai innanzitutto sapere ai tuoi concorrenti che i tuoi prodotti sono brevettati.
I tuoi concorrenti dedurranno che non è opportuno copiare i tuoi prodotti. Dovranno poi chiedere una consulenza specifica e costosa per verificare cosa sia brevettato e non è detto che lo facciano.
Anche se analizzeranno i tuoi brevetti, i tuoi concorrenti terranno comunque un margine di sicurezza dal tuo brevetto, proporzionale alla veemenza con la quale lo pubblicizzi. Sono frequentemente sia da un lato che l’altro della barricata, vi parlo con cognizione di causa.

Fai inoltre sapere ai tuoi clienti che i tuoi prodotti sono brevettati.
I tuoi clienti sapranno che la tua azienda è innovativa, che i prodotti sono unici, all’avanguardia, letteralmente inimitabili.
Inoltre, se sei nel B2B, i tuoi clienti sapranno che è bene non acquistare prodotti simili dai tuoi concorrenti. Quanto mi piacerebbe poter brevettare i brevetti!

Fai poi sapere ai tuoi finanziatori, potenziali, attuali, pubblici o privati, che i tuoi prodotti sono brevettati.
Anch’essi sapranno che la tua azienda è piena di valore, preziosa, solida.

Gli auguri di un patent attorney

Ammettiamolo, gli auguri dei patent attorney assomigliano a quelli che leggete nella cartolina! 😆😆😆

Che cos’è il nuovo Brevetto Unitario Europeo? E perché consiglieremo l’OPT-OUT?

Se sentite parlare di nascita di Brevetto Europeo e vi chiedete come sia possibile che siano anni che effettuate depositi per la registrazione di brevetti Europei, o se sentite parlare di sede a Milano e di Opt-Out e volete capire cosa siano, allora vi chiedo di spendere 10 minuti del vostro tempo e leggere il presente articolo. Ho fatto del mio meglio per essere chiaro e sintetico e ho cercato di seguire il suggerimento del mio “collega” Einstein: “Tutto dovrebbe essere reso il più semplice possibile, ma non più semplice”.

È infatti agli onori della cronaca il Brevetto Europeo Unitario, altrimenti detto Brevetto Unitario o UPC (Unified Patent Court, tribunale dei brevetti unificato).

Prima di chiarire cosa sia il Brevetto Unitario dobbiamo fare un passo indietro e spiegare il Brevetto Europeo, poi l’Unione Europea e infine il Brevetto Unitario.

 

IL BREVETTO EUROPEO

Il Brevetto Europeo è regolato da un accordo internazionale, l’European Patent Convention (EPC) , nato nel 1973, al quale hanno aderito principalmente nazioni geograficamente appartenenti al continente europeo, ma non solo, tanto è vero che appartengono all’EPC anche paesi nord africani e la Cambogia.

Le dette nazioni si erano infatti accorte, negli anni ’70, che l’esame delle domande di brevetto era troppo complesso e oneroso per essere affrontato dalle singole nazioni. Hanno quindi deciso di creare un unico ufficio internazionale, l’European Patent Office (EPO), per realizzare gli esami dei brevetti. In tale ufficio lavorano esaminatori provenienti da tutte le nazioni aderenti all’EPC.

L’EPO esamina quindi le domande di brevetto, le concede se rispondenti ai requisiti da adempiere e ne regola la procedura d’opposizione. In seguito alla concessione, il Brevetto Europeo si divide in un fascio di frazioni nazionali valide nelle singole nazioni aderenti all’EPC. Le singole nazioni devono accettare i brevetti così come concessi dall’EPO e possono richiedere, al massimo, una traduzione e il pagamento di una tassa. In questa fase, fino alla concessione del brevetto, le singole nazioni non hanno quindi autorità di intervenire sul brevetto Europeo.

Tuttavia, in seguito alla concessione, le singole nazioni hanno l’autorità per ridiscuterne la validità del brevetto concesso in caso di lite. Infatti, le liti in tribunale basate sulle frazioni nazionali di brevetto Europeo sono regolate dai singoli stati membri e rimangono reciprocamente indipendenti. Ad esempio, un tribunale italiano può determinare, nel corso di una causa, la nullità della frazione Italiana di un brevetto Europeo concesso. Allo stesso modo anche i tribunali delle altre nazioni, ognuna relativamente alla propria frazione.

 

L’UNIONE EUROPEA

Parallelamente, negli ultimi decenni, e dopo la nascita dell’EPC, è nata l’Unione Europea (EU) e tutti, ma non solo, i paesi aderenti all’EU aderiscono all’EPC.

L’EU ha quindi cercato di unificare anche la fase successiva alla concessione dei brevetti Europei in seno ai paesi dell’Unione stessa, in modo che il brevetto Europeo mantenesse unità, nei paesi EU, anche in seguito alla concessione.

 

IL BREVETTO UNITARIO

Dopo anni di trattative internazionali si è quindi deciso di realizzare una frazione dell’EU dei Brevetti Europei, denominata Brevetto Europeo con effetto Unitario, o semplicemente Brevetto Unitario. Il Brevetto Unitario fa sì che un brevetto Europeo concesso dall’EPO sia validabile direttamente nell’EU, come se fosse un’unica nazione.

Per fare questo passo è stato necessario anche realizzare un tribunale unificato per i brevetti, noto con il nome di Unified Patent Court (UPC), che si occupasse del giudizio di validità e contraffazione dei Brevetti Unitari nel corso delle liti in tribunale (Poco fa avete infatti letto che, in caso di lite, le singole nazioni mantengono l’autorità sulla propria porzione nazionale di Brevetto Europeo).

L’UPC comprende una serie di corti nazionali (una a Milano) e delle sedi centralizzate (Parigi, Monaco e la terza spettava a Londra, ora si discute se spostarla a Milano 🤞) che si occuperanno della parte più complessa delle liti, ossia il giudizio di validità del brevetto. Inoltre, l’UPC si può anche occupare della validità delle frazioni nazionali dei brevetti europei già concessi, per le nazioni aderenti alla UPC stessa. Ad esempio, la validità della frazione Italiana di un brevetto Europeo concesso 10 anni fa, potrà essere giudicata non più dai tribunali Italiani, ma dall’UPC.

 

COME AGIRE ORA E PERCHÈ

La Lunati & Mazzoni ha osservato attivamente la nascita dell’UPC e ora i suoi mandatari (tra i quali chi sta scrivendo) sono accreditati presso la stessa UPC (con il titolo altisonante di “European Patent Litigator”) e può quindi assistere i propri clienti, o chi le da mandato, presso la stessa UPC.

L’UPC inizierà l’ 1 giugno 2023.

Per un periodo transitorio di almeno 7 anni, i titolari dei brevetti che risiedono nei paesi aderenti alla Unified Patent Court potranno decidere se i brevetti Europei concessi in passato siano regolati dall’UPC o dal tribunale nazionale come negli scorsi anni.

Tutti i brevetti saranno considerati automaticamente regolati dell’UPC, a meno che il titolare del brevetto non richieda che quello specifico brevetto resti fuori (richiesta di Opt-Out) dall’UPC. Ne consegue che, se non vi attiverete per un opt-out, il Vostro brevetto Europeo già concesso e validato, ad esempio, in Italia potrà essere attaccato per validità non presso un tribunale Italiano, ma presso la UPC e dovrete difendervi presso tale sede.

Considerando che:

  1. non sappiamo ancora come lavori l’UPC,
  2. le richieste di annullamento subite alla UPC sono costose,
  3. e soprattutto che se usciamo dalla UPC possiamo rientrare quando vogliamo,

consigliamo ai nostri Clienti di realizzare l’Opt-Out per uscire appunto dall’UPC e osservare come si evolve la situazione.

L’Opt Out può essere richiesto in qualsiasi momento e, per essere sicuri che terzi non chiedano l’annullamento di un Vostro brevetto presso l’UPC, è possibile richiederlo addirittura prima (fino a tre mesi prima) dell’entrata in vigore della stessa Unified Patent Court. Questo cosiddetto Sunrise period, nel quale chiedere l’Opt Out, inizierà quindi l’ 1 marzo 2023.

Per domande e risposte scrivetemi su LinkedIn (come commento o DM) o via e-mail.

L’European Patent Office funziona!

Il Montenegro entra ad essere parte degli stati aderenti alla Convenzione sul Brevetto Europeo.

La notizia non è, in realtà, molto rilevante. Questo perché il Montenegro era già parte degli Extension states aderenti all’EPO ed anche perché il Montenegro non è, genericamente, una nazione ritenuta commercialmente strategica.

Tuttavia, è l’occasione per sottolineare come funzioni bene l’European Patent Convention ed il relativo European Patent Office.

In un periodo nel quale si percepiscono forze centrifughe, che spingono le nazioni ad abbandonare le convenzioni internazionali, in particolare in Europa, l’European Patent Convention continua a guadagnare stati contraenti. Fanno parte, in qualche modo, dell’European Patent Office ormai 45 nazioni più Hong-Kong. La Gran Bretagna non ha mai nemmeno accennato alla possibile interruzione di questa Convenzione ne si sono mai sentite proposte di uscita.

Non solo, i brevetti Europei hanno man mano alleggerito le richieste dei singoli stati a vantaggio di una procedura più unitaria. Basti pensare al London Agreement, che consente di non tradurre il brevetto Europeo per la sua validazione in alcune delle nazioni aderenti all’European Patent Convention, o alla procedura di limitazione, che consente di limitare un fascio di brevetti nazionali, nati da un brevetto Europeo, con un un’unica procedura.

Non voglio trattare il nuovo brevetto Unitario, ancora non completamente nato, per il quale sarà la sua implementazione pratica a fare la differenza. Voglio invece esprimere un dubbio che ho da sempre.

Per quale ragione l’EPO/EPC non si è avventurato nel campo della contraffazione?

Perché non può dare un parere o giudizio di contraffazione di un dispositivo o processo rispetto a un brevetto?

Perché le nazioni vogliono decidere da sole?

Non può essere vero, le nazioni hanno maggiormente a cuore l’argomento della brevettabilità rispetto a quello della contraffazione. Poi un giudizio di contraffazione non sarebbe ultimo e definitivo, così come non sono ultimi e definitivi i giudizi di validità dei brevetti.

A mio parere, se l’EPO si addentrasse nei pareri o giudizi di contraffazione, avremmo una valutazione della contraffazione più omogeneo nei paesi Europei, con relativo minor forum shopping. Una minore litigiosità delle aziende, perché molte liti si ridurrebbero a confronti extra-giudiziali. Una migliore certezza giuridica. Non vedo ragioni per non implementare un simile servizio.

(Nota: foto credit: https://www.zri.nl/projecten/European-Patent-Office-Rijswijk)

Una vedetta per la Vostra Azienda

Chi era la vedetta?

La vedetta era un marinaio, imbarcato su una nave mercantile o passeggeri, atto a scrutare l’orizzonte per visionare eventuali ostacoli o pericoli alla navigazione.

Secondo il Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare, ogni nave “Deve mantenere sempre un appropriato servizio di vedetta visivo ed auditivo, utilizzando tutti i mezzi a disposizione adatti alle circostanze ed alle condizioni del momento”.

Perché il rischio di pirati è sempre presente, nel mare tempestoso del mondo del lavoro. E non sai né da dove, né quando sbucheranno. Per evitare gli abbordaggi è sempre meglio essere preparati, ed affidare la vedetta a qualcuno di esperto, che sappia guardare il mare.

A questo serve il servizio di sorveglianza marchi, fornito da Lunati & Mazzoni. Così vi potrete preoccupare soltanto del vostro business, mentre noi saremo la vostra vedetta e osserveremo il mare per voi.

Vi avvertiremo se sbucheranno dei nuovi marchi all’orizzonte, potenzialmente di ostacolo, che potrebbero ‘abbordare’ il vostro business. Così avrete tutto il tempo necessario per pensare a contromisure, quali diffide o opposizioni. O magari per decidere semplicemente di modificare la rotta.

Così potrete restare tranquillamente nella stiva, a curare i vostri affari come ogni giorno. Con la sicurezza di sapere che c’è qualcuno in alto agganciato al pennone, che controlla il mare per voi.

Aiuto mi stanno copiando

Il Vostro prodotto o processo è appena stato copiato da un competitor, o ritenete che il competitor vi stia copiando. Come agire? Cosa fare?

Beh ovviamente la soluzione è rivolgersi a uno studio di proprietà industriale, ma quali domande ci faranno? Cosa possiamo aspettarci dallo studio stesso?

Ripercorriamo di seguito le domande che farei ad uno sconosciuto che entrasse in ufficio dicendomi: “Aiuto mi hanno copiato”. In tal modo potrete essere più preparati all’evenienza.

  • Qual è il tuo prodotto/processo?

Il primo step è capire quale sia il prodotto/processo che riteniamo copiato. Da quanto tempo lo produciamo o usiamo, quanto ne vendiamo e dove, che posizione abbiamo sul mercato.

  • Che titoli di proprietà industriale avete depositato?

Il secondo step, spesso anche più importante del primo, è verificare quanti brevetti, modelli di utilità o design abbiate depositato.

Nel caso in cui non abbiate alcun titolo di proprietà industriale non è detto che sia tutto perduto.

In alcuni casi possiamo anche essere in tempo a depositare i detti titoli. Ad esempio, se il prodotto era segreto, perché in fase di sviluppo, e ritenete che sia avvenuta un’operazione di spionaggio industriale. Inoltre, in Europa, il design industriale è depositabile entro 12 mesi dalla prima divulgazione, quindi può capitare che sia ancora possibile proteggerlo.

  • Cosa produce il vostro competitor?

È poi ovviamente importante sapere che cosa produce il vostro competitor, da quanto tempo, con che caratteristiche.

  • Cosa è importante per Voi?

È anche importante capire quale sia il Vostro scopo. Se fermare la contraffazione (cosiddetta inibitoria) oppure ottenere un rimborso economico da parte del competitor (i cosiddetti danni).

In base alle Vostre risposte vi suggeriremo una azione che può essere, nella stragrande maggioranza dei casi, o una diffida o una causa legale.

La seconda è suggeribile, con speranza concreta di arrivare a risultato utile, quando non ci interessano i danni, ad esempio perché il competitor non ha ancora seriamente prodotto niente, e quando abbiamo dei titoli da azionare.

LM compie 40 anni!

LM compie 40 anni! 🎉🎉🎉🎉

Cos’altro possiamo aggiungere?!!!!

La Cina entra nel design Internazionale WIPO

Dal 5 maggio 2022 anche la Cina può essere un paese designato nella registrazione di Design Internazionali (WIPO).

In breve, sarà possibile depositare un design in Cina senza ricorrere a corrispondente locale e a prezzo molto ridotto, se a registrazione è effettuata insieme ad altre registrazioni, quale quella Europea.

Purtroppo, l’adesione al design Internazionale e la sua convenienza non sempre coincido. Infatti, i requisiti di tutela del design, anche quando designato tramite la procedura internazionale, possono essere differenti da paese a paese e può non valer la pena registrare design in diverse nazioni con un’unica procedura, che comporta disegni e descrizioni uniche.

Abbiamo visto aziende (per fortuna non cleinti del nostro studio al momento delle registrazioni e in genere neanche di professionisti in IP) ricevere danni dalla nullità di design causati da una registrazione internazionale realizzata con “faciloneria”.

La Lunati & Mazzoni consiglia, infatti, il ricorso all’uso del Design Internazionale solo in determinati paesi che hanno requisiti e leggi sulla registrazione del design molto simili (Unione Europea, Gran Bretagna, Svizzera e Balcanici in particolare).

Se è opportuno partire coi piedi di piombo, circa la presenza della Cina in questa procedura, è anche giustificato un certo ottimismo, visto che la Cina ha requisiti e leggi, sulla registrazione del design, molto simili a quelli del design Europeo.

Webinar sui brevetti al Polo Cosmesi

Grazie al Polo Cosmesi!

Sono stato molto felice di spiegare i brevetti ai loro associati!

Valerio

YouTube video

Forti lamentele di Google sul sistema brevettuale statunitense

Tramite un articolo sul proprio blog (https://blog.google/outreach-initiatives/public-policy/reforming-the-patent-system-to-support-american-innovation/) del proprio consulente generale Halimah DeLaine Prado, Google lancia, a mio parere, una forte accusa al sistema brevettuale Statunitense, indicando che lo stesso ha consentito un aumento delle liti brevettuali del 46% negli ultimi 3 anni e lamentando addirittura che ultimamente l’apprezzata “cultura dell’innovazione americana” si sta trasformando nella “cultura della causa”. L’accusa non è ovviamente diretta, ma posta in termini positivi, indicando possibili miglioramenti futuri.

Immagino che i patent attorney di tutto il mondo, abbiamo fatto come il sottoscritto, si siano alzati in piedi e abbiano fatto un applauso dopo la lettura dell’articolo. Interessante anche notare come Google abbia indirizzato (Giustamente) le critiche esclusivamente al sistema brevettuale statunitense e non ne abbia fatto una critica generale dei sistemi brevettuali.

Quest’articolo ribadisce quanto ho sempre affermato ai Clienti della LM, quando avevamo problemi nella concessione di brevetti in US, sulla base di obiezioni continuamente nuove e che ritenevamo di scarsa qualità. Non è un problema di campanilismo Statunitense, leggevo che le stesse problematiche erano lamentate dai mandatari Statunitensi nei forum di settore, non è neanche una questione di piccole/grandi aziende, la lamentela arriva da Google.

Google propone le proprie soluzioni:

  • Migliorare la qualità dell’esame brevettuale investendo nell’USPTO (a mio parere anche la base giurisprudenziale sarebbe da migliorare, il problem-solution approach dell’EPO, ad esempio, funziona molto meglio),
  • Impedire il forum shopping (anche se non si dice come, l’unica soluzione credo che sia con un tribunale centralizzato, come stanno sviluppando in Europa),
  • Ripristinare le procedure di opposizione (ancora una volta come in Europa).

Insomma, come in Europa e Cina si va verso la creazione di pochi, se non unici, tribunali o centri di giudizio dei brevetti iperspecializzati. Non vedo altra soluzione possibile, per una materia così complessa che unisce tecnica, legge e tecnica.

Circa l’ultimo punto e la situazione Europea, mi piacerebbe che la procedura di opposizione Europea potesse essere prorogata anche dopo i 9 mesi, magari denominandola “annullamento”, come succede presso l’EUIPO, e aumentando le fee di accesso… Se poi affiancassero all’EPO anche un dipartimento che avesse il compito di fornire pareri ufficiali sulla contraffazione brevettuale, il tanto sudato UPC sarebbe sostanzialmente inutile.