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Sentenze Lego®

Una recente e importante sentenza Lego®, la seconda sulla tutela dei mattoncini e simili, mi ha fatto riflettere. Vi illustro quanto accaduto.

Nel 2010, una famosa sentenza Lego® della Corte di Giustizia Europea aveva fornito un importante chiarimento circa la tutela delle forme con valore tecnico. Tale sentenza aveva decretato nullo il marchio di forma europeo sul mattoncino Lego® (nello specifico quello rosso nella fotografia). Tale nullità era deliberata sulla base all’Art. 7.1e.ii. del Regolamento Comunitario n. 40/94, secondo il quale: Sono esclusi dalla registrazione: i segni costituiti esclusivamente: dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.

In particolare, la Corte aveva decretato che: dell’esame della funzionalità di un segno costituito dalla forma di un prodotto, occorre solamente valutare, dopo che sono state identificate le caratteristiche essenziali di detto segno, se queste ultime svolgano la funzione tecnica del prodotto in oggetto.

Un simile ragionamento, a mio parere, può essere fatto, mutatis mutandis, per i disegni e modelli registrati. Anche la legge sui disegni e modelli, infatti, contiene un’esclusione sulla registrabilità delle forme aventi funzione tecnica. Nei dettagli, l’Art. 8.1 del Regolamento Comunitario n. 6/2002, il regolamento sui Disegni e Modelli, stabilisce: Un disegno o modello comunitario non conferisce diritti sulle caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica.

Tuttavia, il 24 gennaio 2024, una nuova sentenza Lego® della Corte di Giustizia Europea (T‑537/22) sembrava aver determinato la registrabilità del mattoncino. Tale sentenza, è relativa ai disegni e modelli (e non più ai marchi di forma) e riguarda il modello rappresentato nell’immagine in bianco e nero.

Mi sono quindi chiesto se le esclusioni alla registrabilità delle forme con funzione tecnica nei disegni modelli e nei marchi di forma fossero radicalmente diverse, contrariamente a quanto pensassi.

Bene, non è così, o meglio un po’sì… ma solo in virtù di un’esplicita eccezione. Infatti, l’esclusione relativa ai disegni e modelli con funzione tecnica contiene a sua volta un’esclusione (e l’esclusione dall’esclusione della tutela è un’inclusione nella tutela). Nello specifico, l’Art. 8.3 del Regolamento Comunitario n. 6/2002 recita: un disegno o modello comunitario conferisce diritti su un disegno o modello … che ha lo scopo di consentire l’unione o la connessione multiple di prodotti [tipica funzione tecnica] intercambiabili nell’ambito di un sistema modulare. I sistemi modulari, anche se hanno funzione tecnica, possono anche essere registrati come disegni e modelli e solo in virtù di tale eccezione è stato riconosciuto valido il modello illustrato.

Le due esclusioni dalla tutela delle forme con funzione tecnica, nei marchi di forma e nei disegni e modelli, continuano quindi, a mio parere, a essere simili (fatte salve le eccezioni).

Un’ultima curiosità… da bambino giocavo con il mattoncino di Lego® oggetto del design rappresentato in bianco e nero … ne sono quasi sicuro … e avendo io, due decenni più di 25 anni, mi sono domandato come possa essere ancora valido un simile titolo, la cui durata massima è limitata a 25 anni ed essendo passato attraverso un procedimento di richiesta di annullamento importante.

La risposta è semplice, la domanda di nullità basata sulla mancanza di novità non è stata presa in considerazione per mancanza di prove di chi ha chiesto la nullità.

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Riassunto

Dalla Corte di Giustizia Europea arriva una nuova importante sentenza sulla tutela dei mattoncini Lego®. Le sentenze relative agli stessi costituiscono pietre miliari nel chiarimento sulla tutela delle forme con funzione tecnica tramite marchio o modello.

Nuovo servizio di deposito diritto d’autore

Il diritto d’autore, che corrisponde sostanzialmente con il Copyright, è un diritto che nasce con la creazione di un’opera. Esso è usato in particolare per opere letterarie, fotografiche, dello spettacolo e simili (non per innovazioni tecniche, di design industriale o marchi).

Non sono quindi necessari depositi e simili operazione, per godere del diritto d’autore, ma è sufficiente avere una prova di creazione dell’opera ad una specifica data.

Le prove di creazione, al giorno d’oggi, sono molto semplici da ottenere: email su account importanti (Gmail, Yahoo…), email certificate, pubblicazioni varie, timestamp vari…

La SIAE ha sempre offerto, ed offre tuttora, simili prove di creazione. Tuttavia i depositi SIAE non sono gratuiti e sono anche piuttosto laboriosi.

In molti casi, i depositi SIAE, sono comunque preferibili. Ad esempio quando si vuole pubblicizzare, od usare come effetto deterrente, la presenza del diritto d’autore, facendo riferimento proprio al deposito stesso. Anche nel caso in cui sia importante azionare il diritto d’autore, senza perdere tempo nel discutere la veridicità della prova, è opportuno un deposito SIAE.

Oggi il WIPO (World Intellectual Property Organization) lancia un nuovo servizio di raccolta delle prove, digitale, semplice, economico e riconosciuto in tutto il mondo. I nostri Clienti, visto che Lunati & Mazzoni è da sempre siamo accreditati presso il WIPO, potranno quindi godere di un servizio più semplice, rapido ed economico che avrà tutti i vantaggi del precedente aggiungendo l’Internazionalità e la riconoscibilità in tutti i Tribunali.

Chi ha ragione nella lite tra EU ed EPO?

È appena uscita una sentenza dell’Enlarged Board of Appeal (EBoA) dell’EPO (European Patent Office), una famosa “G”, circa la brevettabilità di piante e animali ottenuti con procedimenti essenzialmente biologici.

Avevamo già scritto un post (https://www.lunati-mazzoni.com/2018/12/07/epo-vs-eu-su-broccoli-pomodori-e-peperoni/), il quale riportava che, mentre era chiaro ed esplicito che i metodi essenzialmente biologici per ottenere piante e animali non fossero brevettabili, non era chiaro se piante e animali ottenuti con tali metodi lo fossero. Il presente dilemma aveva generato già quattro G, nonché una presunta lite tra Parlamento e Consiglio dell’EU (Unione Europea) ed EBoA dell’EPO.

In particolare, l’EU, con la direttiva sulle invenzioni biotecnologiche (98/44/EC), aveva fatto modificare le Rules dell’EPC (Rules 27 e 28 EPC) chiarendo la non brevettabilità di piante e animali. Tuttavia il (non Enlarged) Board of Appeal dell’EPO aveva sostenuto (sentenza T-1063/18) che le dette Rules erano in contrasto con gli Articles della stessa EPC, in particolare con l’art. 53(b) EPC, e che quest’ultimo prevalesse, sancendo la brevettabilità di piante e animali ottenuti con procedimenti essenzialmente biologici.

Il 14 maggio 2020, la quinta G dell’EBoA dell’EPO in merito alla problematica, ribalta quanto deciso nella T-1063/18, sostenendo che l’articolo 53(b) dell’EPC possa essere interpretato in linea con quanto stabilito dalle Rule 27 e 28 EPC. Secondo l’EBoA, pertanto, non esiste contraddizione tra Article 53(b) e Rules 27 e 28 dell’EPC, come anche appare, sempre a parere dell’EBoA dai travaux préparatoires dei legislatori dell’EPC.

Per chiudere con la “lite” in oggetto, l’EBoA ha concluso che la stessa… non è mai esistita.

Marchi in malafede per non intenzione d’uso

La decisione della Corte di giustizia Europea del 29 gennaio 2020, nella causa C 371/18, Sky e altri, è stata accolta con favore dall’EUIPO.

Tale decisione, tre le altre cose ha chiarito se un marchio Europeo possa essere dichiarato non valido per motivi di malafede, totalmente o in parte, se il richiedente non avesse alcuna intenzione di utilizzare il marchio in relazione ai prodotti e servizi specificati.

La Corte ha confermato che la domanda di marchio senza alcuna intenzione di utilizzarlo in relazione ai prodotti e servizi richiesti potrebbe costituire una malafede se una serie di condizioni è soddisfatta. A questo proposito, la Corte ha osservato che il richiedente il marchio non è tenuto ad indicare o addirittura a conoscere con precisione, alla data di deposito del suo marchio, l’uso che ne farà e che quindi la malafede non può essere presunta la base della semplice constatazione che, al momento della presentazione della domanda, il richiedente non aveva attività economica corrispondente ai prodotti e servizi menzionati in tale domanda. Può costituire una malafede, laddove risulta da indicazioni pertinenti e coerenti che il titolare di un marchio ha depositato con l’intenzione di minare gli interessi di terzi, o con l’intenzione di ottenere, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli che rientrano nelle funzioni di un marchio, in particolare la funzione essenziale di indicare l’origine.

Inoltre, tale malafede, può riguardare solo alcuni prodotti e servizi designati dal marchio.

In conclusione, l’EUIPO invita i richiedenti a considerare attentamente le loro esigenze commerciali prima di richiedere elenchi di prodotti e servizi eccessivamente lunghi. In particolare, ai richiedenti viene sconsigliato di includere nella domanda prodotti e servizi esclusivamente allo scopo di estendere l’ambito del loro diritto esclusivo o per scopi diversi da quelli che rientrano nelle funzioni di un marchio. I richiedenti che non rispettano questo principio possono affrontare azioni di nullità per motivi di malafede e subire l’invalidazione totale o parziale della loro registrazione, nonché sostenere le spese del procedimento.

EPO is becoming stricter and stricter about added subject-matter

Many recent sentences of the EPO broad of appeal (i.e.: T 2242/ 13) show that the European Patent Office is becoming stricter and stricter about added subject-matter (Art. 123(2) EPC). Therefore, it is always more difficult to extract features from the description to add them to the claims during the substantial examination.
For example it is not possible to generalize a concept or a feature which is expressed in an embodiment of the description, even if the generalization is obvious to the skilled man, it is a so called intermediate generalization. It is also not possible to connect features taken from different embodiments of the description.
To avoid objection based on Art. 123(2) EPC we always suggest to:
• always express any specific feature before in a general way, and then specify the preferred embodiment,
• never express two or more future in the same sentence: each feature a separate sentence,
• always try to connect different embodiments each other, specifying that the specific features of a specific embodiment may be used in the other embodiments.

EUIPO removes the requirement of graphic representability of trademarks

The European Union Intellectual Property Office abolished, since October 1, 2017, the requirement of graphic representability of the Trademarks. Before that date, in fact, a trademark, to be valid, had to be graphically representable. This requirement gave several problems to trademarks such as sound trademark, movement trademark, olfactory trademark and others. Famous cases (not all before EUIPO) are the trademark of Metro-Goldwyn- Mayer consisting of a “lion’s roar” (the famous roar at the beginning of the movies) refused because it was not sufficiently described: according to the examiner there where different lion roars and it was not clear which roar was protected. Now thanks to new formats and reproduction options is much easier to obtain protection
for sound marks, three-dimensional and multimedia. Indeed, in addition to jpg files previously supported, it is now possible to use 3D objects formats (OBJ, STL, X3D) video formats (MP4) and audio formats (MP3). The EUIPO provides the table below.

Strengthen cooperation between LM and Chinese patent offices

Lunati & Mazzoni has just strengthen the cooperation with Chinese patent offices.

A close cooperation with Chinese patent offices is now essential if you want to provide a good service for Italian and European Companies.