La Gazzetta ufficiale del 13 dicembre 2019 stabilisce che le domande PCT (impropriamente detto “brevetto Internazionale”) depositate dal 1° luglio 2020 potranno essere validate direttamente in Italia come brevetto di Invenzione o come brevetto per modello di utilità.

Sarà necessario validare la domanda PCT entro 30 mesi dal deposito della stessa o della sua priorità e presentare una traduzione in Italiano della descrizione entro due mesi dalla validazione stessa.

L’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) invierà poi al titolare una richiesta di replicare a quanto indicato nell’esame internazionale, analogamente a quanto avviene per i brevetti Italiani.

Ricordiamo che, al momento, è possibile passare da una domanda PCT ad un brevetto Europeo esclusivamente attraverso un brevetto Europeo.

Cosa cambierà per le aziende Italiane?

Non tantissimo, anche se immagino una situazione frequente. Ossia il titolare deposita un brevetto Italiano che estende a domanda PCT applicando importanti modifiche alla domanda. Lo stesso titolare, allo scadere dei 30 mesi, non intende richiedere un brevetto Europeo ma intende mantenere il brevetto Italiano. In tal caso sarebbe opportuno validare in Italia la domanda PCT con le modifiche.

È uscito un interessante studio dell’EPO sulla commercializzazione delle invenzioni da parte delle PMI.

Tra i motivi principali per cui le aziende mantengono i brevetti, sono elencati: l’ottenimento dell’esclusiva (e vorrei ben vedere), l’aumento di reputazione, la possibilità di contrattualizzare la tecnologia, la possibilità di dare in licenza il brevetto, la possibilità di ottenere finanziamenti ed anche… la Freedom to Operate (???).

Come saprete la freedom to operate è la possibilità di realizzare un qualcosa senza dover licenze e diritti a terzi. La presenza di un brevetto non comporta una annessa freedom to operate, comporta invece la possibilità di vietare a terzi di realizzare l’oggetto del brevetto.

L’EPO stessa, nella citata analisi, si sente in dovere di specificare questa anomalia indicando, in una apposita nota:

Freedom-to-operate (FTO) analyses are usually conducted before or in preparation for commercialisation activities. They allow a company to determine whether an invention, product or technology can be used without running the risk of infringing someone else’s patent rights.

Anche l’EPO sostanzialmente smarca il brevetto dalla FTO.

La verità è che tante aziende fanno questo tipo di errore, di considerare il brevetto anche una FTO. Posso testimoniare che ho visto aziende dal fatturato a 11 zeri commettere lo stesso errore!

Talmente tante sono le aziende che fanno questo errore che finisce un po’per essere una mezza verità! La citata azienda dal fatturato a 11 zeri decise di acquistare un prodotto oggetto di brevetto perché quest’ultimo li avrebbe messi al sicuro da accuse di contraffazione! Trasformando, nei fatti, l’errore in una parziale verità.

Mancano meno di due settimane, e ancora non sappiamo con certezza se il Regno Unito il 31 ottobre uscirà dall’Unione Europea, a seguito dell’esito del referendum tenuto il 23 giugno 2016.

Ci sarà una nuova proroga? Si porterà a compimento la Brexit? Hard Brexit o con accordo?

Quello che è certo, è che nel secondo caso i marchi e i design dell’Unione Europea non saranno più validi nel Regno Unito.

Tuttavia, secondo quanto ci dicono corrispondenti locali, l’ufficio brevetti e marchi britannico (UK IPO) provvederà automaticamente a ‘clonare’ tutti i marchi e i design registrati dell’Unione Europea, creando dei marchi e design validi per il Regno Unito, mantenendo però tutti i dettagli dei marchi originari EUIPO.

Diverso approccio verrà attuato per i marchi e design dell’Unione Europea già depositati ma non ancora registrati (quindi in fase ‘pending’): per questi sarà necessario avviare una procedura di applicazione per convertire la frazione britannica del marchio (o del design) in una applicazione UK, mantenendo anche in questo caso i dati originari.

Inizierà quindi un periodo di transizione della durata di nove mesi, durante i quali raccomandiamo di far seguire la pratica al vostro consulente in proprietà industriale (ad esempio la Lunati & Mazzoni ?, ai nostri clienti invieremo appositi avvisi in caso di Brexit), in modo da controllare il corretto svolgimento della procedura, in particolare per quanto riguarda le domande ‘pending’.

Tali procedure dovrebbero essere adottate anche in caso di ‘Hard Brexit’, vale a dire Brexit senza accordi con l’Unione Europea.

Manteniamo monitorata la situazione e promettiamo aggiornamenti.

Many recent sentences of the EPO broad of appeal (i.e.: T 2242/ 13) show that the European Patent Office is becoming stricter and stricter about added subject-matter (Art. 123(2) EPC). Therefore, it is always more difficult to extract features from the description to add them to the claims during the substantial examination.
For example it is not possible to generalize a concept or a feature which is expressed in an embodiment of the description, even if the generalization is obvious to the skilled man, it is a so called intermediate generalization. It is also not possible to connect features taken from different embodiments of the description.
To avoid objection based on Art. 123(2) EPC we always suggest to:
• always express any specific feature before in a general way, and then specify the preferred embodiment,
• never express two or more future in the same sentence: each feature a separate sentence,
• always try to connect different embodiments each other, specifying that the specific features of a specific embodiment may be used in the other embodiments.

Lunati & Mazzoni has just strengthen the cooperation with Chinese patent offices.

A close cooperation with Chinese patent offices is now essential if you want to provide a good service for Italian and European Companies.