Ho recentemente esaminato la sentenza del Tribunale di Milano nel procedimento ex art. 669 terdecies c.p.c. N. 45209/2017 R.G. partendo dal pregiudizio che negasse totalmente la âfile history estoppelâ. Pregiudizio che ho felicemente scoperto non veritiero.
Per ricapitolare la âfile history estoppelâ, per i brevettari, è quel principio secondo il quale le ragioni addotte nel corso dellâesame brevettuale, per indicare la validitĂ del brevetto sono fortemente considerate nel corso di una successiva causa di contraffazione.
Ad esempio, ipotizziamo che io abbia ottenuto un brevetto su un mouse ottico, rivendicando che il mouse ottico funziona con luce con lunghezza dâonda compresa tra i 380 nm ed i 250 nm e argomentando, per ottenere la concessione, che diversi test hanno mostrato che a 400 nm e a 200 nm il mouse non funziona cosĂŹ bene. Ipotizziamo anche che, in seguito alla concessione del brevetto, un concorrente commercializzi un mouse ottico che utilizza luce con lunghezza dâonda prossima a 200 nm. In tal caso, in una ipotetica lite, non avrei possibilitĂ di successo in paesi che fanno forte riferimento alla file history estoppel quali gli Stati Uniti. Infatti, secondo la file history estoppel io ho precisamente dichiarato, in circostanze passate che sono sempre da tenere in considerazione, che una frequenza di 200 nm non ha a che vedere con la mia invenzione. Al contrario nei paesi dove il file history estoppel non deve essere tenuto in considerazione, quali la Germania, avrò possibilitĂ di successo.
Sono sempre stato un fan della file history estoppel, che, a mio parere, consente di ridurre quel divario che non dovrebbe esistere: il divario tra mondo brevettuale e la realtĂ industriale. In particolare, seguendo la file history estoppel è possibile evitare il meccanismo del Gatto dâAngora, e consentire invece espansioni per equivalenti, anche sostanziose, delle rivendicazioni, laddove le caratteristiche non sono cosĂŹ importanti.
Nella sentenza citata era in discussione la contraffazione per equivalenti di un embodiment dellâinvenzione che era stato esplicitamente escluso dalla rivendicazione indipendente in esame, nel corso dellâesame brevettuale presso lâEPO.
La sentenza citata inizia con una osservazione generica, a pagina 9:
Il ruolo della file history in tale contesto â ove essa non è in alcun modo formalmente ricompresa tra le fonti di conoscenza del giudice e che dunque non necessariamente deve essere conosciuta ed esaminata dal terzo e dallâesperto del ramo â non può che risultare del tutto secondario ed ancillare, suscettibile al piĂš di fornire elementi meramente indiziari circa la volontĂ del titolare del brevetto di escludere o meno dalla protezione di esso determinate soluzioni, esclusione che tuttavia dovrebbe trovare primaria ed effettiva espressione nel testo brevettuale, âŚ
Tale osservazioni mi ha preoccupato e mi è sembrato un netto importante e generico allontanamento dal principio della file history estoppel.
La sentenza tuttavia chiarisce meglio nelle pagine successive:
Lâausilio sul piano interpretativo che lâesame della file history del brevetto può fornire al giudice appare peraltro sostanzialmente delimitato al profilo della novitĂ e/o dellâaltezza inventiva e cioè in particolare alle obiezioni al testo originario formulate dallâesaminatore EPO in relazione alla prior art pertinente allâoggetto del trovato. In effetti esclusivamente sotto tale profilo sembra possibile che il percorso modificativo svolto in sede di esame della domanda di brevetto possa influire nei limiti indicati sulla valutazione propria del giudice rispetto allâeffettiva estensione della protezione brevettuale â e dunque rispetto alla possibilitĂ o meno di estendere detta portata agli equivalenti â non sottovalutando anche il fatto che tale percorso potrebbe anche ritenersi in qualche modo viziato da rilievi di carenza di novitĂ /altezza inventiva non fondati o comunque discutibili che potrebbero aver in qualche modo impropriamente indotto il titolare della domanda di brevetto a modificarne il testo.
Il Tribunale recupera quindi in gran parte il ruolo della file history estoppel ma esclusivamente per valutare la novitĂ e lâaltezza inventiva⌠tale scelta appare molto saggia in virtĂš di quanto viene dopo.
Infatti il Tribunale fa presente che nel caso in esame la limitazione indicata dalla controparte è dovuta a un caso di added subject matter, un famigerato 123.2 EPC, e quindi chiarisce (pag. 12):
Deve convenirsi che in tal caso â a differenza delle limitazioni conseguenti ad obiezioni fondate sulla prior art â la limitazione eseguita per ovviare alla contestazione di added matter non può esercitare effettiva influenza rispetto al tema dellâapplicazione della teoria degli equivalenti, posto che tale contestazione si incentra su profili formali attinenti alla formulazione letterale del testo delle rivendicazioni oggetto di modifiche rispetto alla forma originaria della domanda di brevetto. Le valutazioni invece proprie della equivalenza di soluzioni si sviluppano su elementi che non sono nĂŠ descritti nĂŠ rivendicati dal brevetto e si pongono pertanto su di un piano del tutto disomogeneo rispetto alla questione relativa alla permanenza della limitazione nellâambito del contenuto della domanda originaria. Le valutazioni pertinenti alla questione dellâadded matter si sviluppano infatti esclusivamente sul piano della formulazione letterale delle rivendicazioni e quindi non potrebbero ammettere soluzioni equivalenti eventualmente inserite nella limitazione ma non comprese nella descrizione o nelle rivendicazioni originarie. Ogni valutazione in ordine allâeffettiva estensione della protezione del brevetto anche in relazione ai possibili equivalenti non può essere oggetto del vaglio preventivo dellâesaminatore ma attiene alle prerogative del giudice in relazione al titolo come concesso. Ritiene pertanto il Tribunale nel caso di specie di escludere che la modifica apportata dal depositante e recepita nel testo concesso possa essere in sĂŠ considerata come limitativa di ogni possibilitĂ di interpretare la portata della tutela derivante dal brevetto rispetto a composti equivalenti al pemetrexed disodio.
Certo! Chiaro e lampante! La stessa presenza di un 123.2 EPC (Added subject matter) è invece un forte indicatore del fatto che una soluzione tecnica voleva essere tutelata dal titolare e non è stato possibile per ragioni molto spesso secondarie rispetto allâinvenzione.
Per illustrare ai non addetti ai lavori il 123.2 EPC, questâultimo è quellâarticolo che ci dice che, nelle rivendicazioni del brevetto, posso aggiungere esclusivamente quanto avevo scritto nel testo del brevetto. Tale principio è diventato talmente restrittivo che, sempre per far riferimento allâesempio del brevetto sul mouse precedente, se ho scritto in una stessa frase che il mouse comprende LED ed emette luce delle lunghezze dâonda indicate, non posso poi citare una sola delle due caratteristiche nelle rivendicazioni (non posso dire che la luce è emessa da unâaltra cosa che non sia LED).
Sono quindi soddisfatto che la file history estoppel possa non essere considerata nel presente caso e che la contraffazione per equivalenti possa mitigare la tirannia dellâart. 123.2 dellâEPC.
Al contrario, per non creare mostri brevettuali, è bene che la file history estoppel sia considerata nel valutare esclusioni avvenute per mancanza di novità e di altezza inventiva.